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Le 30 avril 2007, la Cour suprême des États-Unis (« Cour suprême ») a fait connaître sa décision unanime dans l'affaire KSR International Co. v. Teleflex Inc. Elle a infirmé la décision de la Cour d'appel du Federal Circuit (« Cour d'appel ») et rétabli le jugement de la District Court rejetant une action en contrefaçon de brevet en faisant valoir que le brevet en cause était évident. Dans l'exposé de ses motifs, la Cour suprême a critiqué l'application rigide du critère « enseignements, suggestion et motivation » (teaching, suggestion, motivation, ou « TSM ») utilisé pendant un certain temps par la Cour d'appel.

Le brevet contesté dans l'affaire KSR portait sur un système de pédale d'accélérateur pour l'automobile dans lequel le papillon est commandé électroniquement (c'est-à-dire qu'il n'est pas relié mécaniquement au moteur) et où les pédales sont ajustables en fonction de la taille du conducteur. Il était bien connu avant le brevet en litige que les capteurs de position de la pédale d'accélérateur pouvaient être intégrés au système de pédale. On savait aussi qu'il était possible d'empêcher l'usure des câbles et d'autres problèmes en installant le capteur sur une pièce fixe du système de pédale plutôt que sur une pièce mobile. Des capteurs modulaires autonomes ont été mis au point en vue de leur utilisation avec différentes pédales et ont été appliqués sur la partie fixe du système de pédale. Il existait aussi un dossier d'antériorité relativement à l'installation de capteurs sur le pied de la pédale mobile d'un système de pédale ajustable et le problème de l'usure des câbles était connu.

La revendication contestée portait sur un système de pédale ajustable pour un véhicule dans lequel la pédale était commandée électroniquement et où le capteur était situé sur la partie fixe supportant le système. La question en litige était de savoir s'il allait de soi, dans un système de pédale ajustable et à commande électronique de ce genre, de placer le capteur sur la partie fixe du système.

Aux termes de l'article 103 de la Patent Act américaine, un brevet ne peut être obtenu « [traduction] si les différences entre l'objet pour lequel le brevet est demandé et le dossier d'antériorité sont telles que l'objet dans son entier aurait été évident au moment de son invention pour une personne possédant des habiletés moyennes dans l'art dont relève l'objet. »

En 1966, dans l'affaire Graham v. John Deere Co. of Kansas City, la Cour suprême a fourni un cadre pour l'application de l'article 103:

[traduction] Aux termes de l'article 103, la portée et la teneur du dossier d'antériorité doivent être établies; les différences entre le dossier d'antériorité et les revendications en cause doivent être vérifiées; et la question du degré d'habiletés moyennes dans l'art pertinent doit être résolue. C'est dans ce contexte que le caractère évident ou non évident de l'objet est déterminé. Des considérations secondaires telles que le succès commercial, les besoins de longue date non comblés, l'échec des autres, etc. peuvent être utilisées pour décrire les circonstances à l'origine de l'objet visé par la demande de brevet[1].

Le critère TSM a été mis au point ultérieurement par la Cour d'appel pour traiter des questions relatives à l'évidence des brevets comportant une nouvelle combinaison d'éléments. Suivant le critère TSM, une revendication de brevet ne pouvait être évidente que s'il existait « [traduction] une motivation ou une suggestion quelconque invitant à combiner les enseignements tirés du dossier d'antériorité[2] ».

Dans l'affaire KSR, la Cour suprême a commencé son analyse de la loi en rejetant explicitement l'application rigide du critère TSM[3]. Elle a fait remarquer qu'elle avait établi depuis longtemps qu'une des principales raisons du refus d'accorder des brevets pour ce qui est évident est le fait qu'un « [traduction] brevet portant sur une combinaison qui se contente d'unir d'anciens éléments sans changer leurs fonctions respectives. retire de toute évidence ce qui est déjà connu dans le domaine où s'exerce son monopole et diminue les ressources accessibles aux hommes qualifiés[4]. » La Cour poursuit son analyse en notant que, « [traduction] si une technique a servi à l'amélioration d'un dispositif, et qu'une personne possédant des habiletés moyennes dans son art reconnaîtrait qu'elle améliorerait des dispositifs comparables de la même manière, l'utilisation de cette technique est évidente à moins que son application ne dépasse les compétences de cette personne[5]. »

La Cour suprême a reconnu qu'en créant le critère TSM, la Cour d'appel « [traduction] a saisi une notion précieuse. . On ne prouve pas l'évidence d'un brevet composé de plusieurs éléments simplement en démontrant que chacun de ses éléments était connu de façon indépendante dans le dossier d'antériorité[6]. » La Cour a ensuite déclaré qu'il « n'y a pas nécessairement d'incompatibilité entre l'idée à la base du critère TSM et l'analyse faite dans l'affaire Graham. Toutefois, lorsqu'un tribunal fait du principe général une règle rigide qui limite l'analyse du caractère évident, comme l'a fait la Cour d'appel ici, il commet une erreur[7]. »

Dans son analyse du caractère évident établi à juste titre, la Cour suprême déclare notamment ce qui suit :

[traduction] Une des manières dont on peut prouver l'évidence de l'objet d'un brevet consiste à noter qu'il existait au moment de l'invention un problème connu qui trouvait une solution évidente dans les revendications du brevet.

La première erreur commise par la Cour d'appel dans cette affaire fut de rejeter ce raisonnement en affirmant que les tribunaux et les examinateurs de brevets ne devaient considérer que le problème que le breveté cherchait à résoudre. . La question n'est pas de savoir si la combinaison était évidente pour le breveté, mais si la combinaison était évidente pour une personne possédant des habiletés moyennes dans son art[8].

La Cour s'est ensuite penchée sur la question de la personne possédant des habiletés moyennes dans son art :

[traduction] La deuxième erreur de la Cour d'appel a trait au fait qu'elle a supposé qu'une personne possédant des habiletés moyennes qui tente de résoudre un problème ne se base que sur les éléments des dossiers d'antériorité qui sont conçus pour résoudre le même problème. . Or, le bon sens nous enseigne que des éléments familiers peuvent trouver des usages évidents au-delà de leurs fins principales, et qu'une personne possédant des habiletés moyennes saura dans bien des cas assembler les enseignements de différents brevets comme les pièces d'un casse-tête[9].

La Cour a ajouté qu'une « [traduction] personne possédant des habiletés moyennes est aussi une personne possédant une créativité moyenne, et non un automate[10]. »

Cette personne possédant une créativité moyenne qui est capable d'assembler les pièces d'un casse-tête diffère nettement du technicien versé dans son art qui est « la pierre de touche classique de l'évidence[11] » au Canada. En effet, au Canada, ce technicien « ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit[12] ». Vu la modification du critère appliqué à l'évidence aux États-Unis par suite de la décision KSR, on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'un débat semblable puisse avoir lieu au Canada.

Une autre critique formulée par la Cour suprême à l'égard de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire KSR a trait au fait qu'on peut prouver le caractère évident d'une revendication de brevet en démontrant simplement qu'il était « évident de tenter » la combinaison d'éléments. La Cour suprême a ainsi déclaré :

[traduction] Lorsqu'il existe un besoin de conception ou des pressions sur le marché pour qu'on solutionne un problème et que le nombre de solutions trouvées et prévisibles est restreint, une personne possédant des habiletés moyennes a de bonnes raisons d'étudier les possibilités connues qui sont à sa portée compte tenu de ses compétences techniques. Si le succès escompté est obtenu, il s'agit alors vraisemblablement du fruit d'habiletés moyennes et du bon sens, et non du produit de l'innovation. En pareil cas, le fait qu'il était évident de tenter une combinaison pourrait démontrer son évidence aux termes de l'article 103[13].

En fin de compte, la Cour suprême conclut que la revendication de brevet en litige était évidente.

Cette décision hausse le critère d'inventivité pour les titulaires et demandeurs de brevets aux États-Unis, à tout le moins lorsque l'invention revendiquée est une combinaison d'éléments connus. Il sera probablement plus difficile dorénavant d'obtenir des brevets et plus difficile pour les brevets déjà délivrés de résister à l'examen des tribunaux. Par contre, les parties qui sont accusées de contrefaçon ou qui, pour une raison ou une autre, étudient la validité de revendications de brevets se rapportant à des combinaisons disposeront d'un nouvel argument solide en leur faveur.

George R. Locke

[1].    KSR à la p. 2; Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 aux pp. 17-8. 

[2].    KSR à la p. 2; Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc. 174 F. 3d 1308, 1323-4 (CA Fed. 1999).

[3].    KSR à la p. 11.

[4].    KSR à la p. 12; Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147, 152 (1950).

[5].    KSR à la p. 13.

[6].    KSR à la p. 14.

[7].    KSR à la p. 15.

[8].    KSR à la p. 16.

[9].    KSR aux pp. 16-7.

[10].   KSR à la p. 17.

[11].   Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.F.A.) à la p. 294.

[12].   Ibid.

[13].   KSR à la p. 17.   

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