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Le 2 juin 2007, des modifications touchant les Règles sur les brevets du Canada (« modifications ») entreront en vigueur. Ces modifications porteront sur un certain nombre de questions, dont i) la réduction des montants que doivent acquitter les petites entités, ii) les exigences relatives aux listages des séquences et iii) les documents requis pour établir le droit d'un demandeur qui n'est pas l'inventeur de déposer une demande de brevet. Les modifications englobent aussi un certain nombre de changements mineurs portant sur d'autres questions, notamment la politique de remboursement, les exigences relatives à l'entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT et la correction de traductions erronées.

Les modifications, qui ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 16 mai 2007 sous DORS/2007-90, entrent en vigueur dans les 30 jours suivant leur enregistrement, qui a eu lieu le 3 mai.

Le texte qui suit présente les principaux changements résultant des modifications.

RÉGIME DES PETITES ENTITÉS

L'un des principaux aspects des modifications concerne les changements apportés aux dispositions relatives à la réduction des taxes pour les petites entités. Il est devenu nécessaire d'apporter ces changements par suite de la décision du tribunal dans Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)[1] qui a jugé qu'un titulaire de droits conférés par un brevet ou une demande de brevet court le risque de perdre ces droits si les taxes périodiques sont acquittées au taux réduit, soit selon le barème applicable aux petites entités, alors que le titulaire ne répondait pas à la définition de « petite entité ». La Cour d'appel fédérale a statué qu'un tel paiement erroné équivalait à un défaut de paiement et que la demande était réputée abandonnée. La Cour a également précisé qu'après l'expiration du délai de 12 mois prévu dans les Règles sur les brevets pour le rétablissement d'une demande abandonnée, l'abandon devenait irréversible. De même, un brevet est réputé abandonné de manière irréversible si le montant acquitté par erreur aux termes du régime des petites entités n'est pas corrigé à l'intérieur du délai de grâce prévu de 12 mois.

Les changements apportés aux Règles sur les brevets qui touchent plus particulièrement le régime des petites entités se trouvent aux Règles 3, 3.01, 3.02, 26 et 26.1. Les nouvelles dispositions sont relativement longues et complexes, mais elles se résument essentiellement à ce qui suit :

• un demandeur ou un titulaire de brevet ne peut payer la taxe applicable aux petites entités que s'il a déposé une déclaration du statut de petite entité conformément à la Règle 3.01;
• une déclaration du statut de petite entité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct et doit contenir un énoncé indiquant que le demandeur ou le titulaire de brevet estime avoir le droit de payer des taxes selon le barème applicable aux petites entités (Règle 3.01(1)(b) et (d));
• par petite entité on entend i) une entité qui emploie au plus 50 employés ou une université, ii) une entité qui n'est pas contrôlée par une entité, autre qu'une université, qui emploie plus de 50 employés et iii) une entité qui n'a pas transféré un droit - ou qui n'a pas octroyé une licence à l'égard de ce droit - sur l'invention à une entité, autre qu'une université, qui emploie plus de 50 personnes, ou qui est tenue de le faire en vertu d'une obligation qui n'est pas conditionnelle (comme une hypothèque) (Règle 3.01(3));
• la question de savoir si une entité répond à la définition de « petite entité » n'est déterminée qu'une seule fois, soit à la date du dépôt de la demande au Canada ou, dans le cas d'une entrée en phase nationale d'une demande PCT, à la date d'entrée dans la phase nationale, et ce statut ne peut être modifié peu importe les opérations effectuées ultérieurement ou les événements survenant ultérieurement (Règle 3.01(2));
• lorsque la taxe applicable aux petites entités a été payée par erreur, le commissaire peut accepter un paiement rectificatif d'un montant égal à la différence entre la taxe payée et la taxe générale applicable à condition i) que le demandeur ou le titulaire du brevet dépose une déclaration attestant que la taxe applicable aux petites entités a été payée de bonne foi et qu'il a déposé une demande de correction sans retard indu après s'être rendu compte de l'erreur; et ii) que le demandeur ou le titulaire du brevet paie des taxes additionnelles de 200 $ à l'égard de chaque paiement rectificatif (Règle 26(4)).

En ce qui a trait à ce dernier point, il convient de noter que même si les critères relatifs au paiement rectificatif sont remplis, le commissaire a cependant un pouvoir discrétionnaire pour décider si la correction doit être acceptée. En raison de ce pouvoir discrétionnaire, le titulaire du brevet ou le demandeur court néanmoins le risque de perdre les droits qui lui sont conférés par le brevet par suite d'une erreur dans la détermination du statut de « petite entité », même s'il s'agit d'une erreur commise de bonne foi.

Il y a lieu de noter que ces modifications s'appliqueront uniquement de manière prospective.

LISTAGES DES SÉQUENCES

Les Règles 111 à 131 portent actuellement sur les listages des séquences et les exigences connexes. Ces Règles diffèrent à certains égards de celles prévues aux termes du PCT, situation qui a donné lieu à certains problèmes en raison de l'existence de deux normes différentes. Les modifications auront pour effet de remplacer toutes les exigences détaillées prévues dans les Règles 111 à 131 par une seule Règle 111 qui exigera que les listages des séquences soient conformes à ce que prévoit la Norme PCT de listages des séquences. Le Canada aura désormais une seule norme.

Comme il a été mentionné ci-dessus, il convient de noter que ces modifications s'appliqueront uniquement de manière prospective.

PREUVE ATTESTANT LA CESSION DE DROITS CONFÉRÉS PAR UN BREVET

À l'heure actuelle, le demandeur de brevet est tenu, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, de déposer une preuve sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles attestant son droit de déposer la demande. Cette situation représente non seulement un fardeau administratif mais un fardeau financier également en raison des taxes liées à l'enregistrement de ces documents que doivent acquitter les demandeurs.

La Règle 37, qui exigeait le dépôt de tels éléments de preuve, est appelée à disparaître aux termes des modifications. L'exigence prévue par cette règle sera remplacée par l'exigence du dépôt, avec la pétition ou dans un document distinct, d'une déclaration faite par le demandeur qui n'est pas l'inventeur décrivant la chaîne de titres allant de l'inventeur au demandeur. Même si le demandeur n'est pas tenu de déposer les documents pertinents, il doit indiquer les opérations qui lui confèrent des droits liés à l'invention (à savoir les ententes, actes de cession, consentements, ordonnances du tribunal, transferts ou changements de nom).

Étant donné qu'un titulaire de brevet pourrait un jour être appelé, dans le cadre d'un litige, à fournir des preuves attestant de ses droits liés à un brevet, il y aura toujours lieu d'obtenir des cessions de la part des inventeurs et d'autres cédants confirmant le droit du titulaire de brevet et de conserver ces documents au cas où ils seraient exigés.

Bien que les modifications aient pour effet de changer les exigences relatives à l'enregistrement de documents touchant le titre de propriété aux fins d'une demande de brevet, il convient de noter par ailleurs que le paragraphe 50(2) de la Loi sur les brevets ne fait l'objet d'aucun changement. Il se lit toujours comme suit :

Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter l'invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit. (nos soulignés)

Comme l'omission de se conformer à l'exigence d'enregistrer les actes de cession et les autres actes de concession de droits exclusifs pourrait se solder par la perte de droits à l'égard d'un cessionnaire ultérieur qui est le premier à enregistrer la cession, il serait préférable d'enregistrer ces documents même avant la délivrance du brevet.

George R. Locke

[1].    [2003] 4 C.F. 67 (C.A.F.).

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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