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Publication

TITRE

Invalidité d'un brevet pour cause d'évidence : la Cour d'appel fédérale du Canada rend une décision importante

DATE

21 juin 2007

EXPERTISE

Brevets

Le 7 juin 2007, la Cour d'appel fédérale du Canada a rendu une décision dans l'affaire Novopharm Limited c. Jannsen-Ortho Inc.[1] traitant de plusieurs questions en matière de brevet, et plus particulièrement du critère de l'évidence applicable dans le cadre de la détermination de la validité d'un brevet.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale était saisie de l'appel d'une décision rendue par le juge Hughes en octobre 2006[2] relativement à une action en contrefaçon de brevet. Nous avons étudié la décision du tribunal de première instance dans un bulletin antérieur intitulé Si vous ne réussissez pas la première fois. Le titre de ce bulletin faisait référence au fait que le titulaire de brevet avait obtenu gain de cause dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet même s'il n'avait pas réussi à obtenir une ordonnance d'interdiction en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), ce que la décision rendue en appel a confirmé.

FACTEURS POUR ÉTABLIR L'ÉVIDENCE

La Cour d'appel fédérale a commencé son analyse des règles de droit relatives à l'évidence en reprenant le critère souvent cité de l'affaire Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmet OY :

La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire[3].

La Cour d'appel a également rappelé la mise en garde classique contre l'analyse a posteriori énoncée dans l'arrêt Beloit :

Une fois qu'elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a été engagé pour témoigner, l'infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue : « J'aurais pu faire cela »; avant d'accorder un poids quelconque à cette affirmation, il faut obtenir une réponse satisfaisante à la question : « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?[4] ».

La Cour d'appel a ensuite établi six facteurs principaux et deux facteurs secondaires (une adaptation de la liste fournie dans la décision du juge Hughes) pouvant être pris en compte dans l'évaluation du caractère évident :

Facteurs principaux

L'invention
Ce qui est en cause, c'est la revendication du brevet telle qu'elle a été interprétée par le tribunal.

La personne hypothétique versée dans son art dont il est fait mention dans la citation extraite de Beloit
Il faut délimiter les connaissances de la personne hypothétique qui est moyennement versée dans son art.
L'ensemble des connaissances de la personne moyennement versée dans son art
Les connaissances usuelles de la personne hypothétique qui est moyennement versée dans son art comprennent les attentes raisonnables à l'égard de ce que la personne connaît et est en mesure de découvrir. La personne hypothétique versée dans son art est tenue pour raisonnablement diligente lorsqu'il s'agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet (arrêt Whirlpool, paragraphe 74). Les connaissances présumées de la personne hypothétique versée dans son art évoluent et augmentent constamment. Les connaissances ne sont pas toutes consignées dans des écrits. Par ailleurs, toutes les connaissances consignées par écrit ne feront pas nécessairement partie des connaissances que cette personne moyennement versée dans son art est censée posséder ou trouver.
Le climat dans le domaine pertinent à l'époque où la prétendue invention a été conçue
L'état général de la technologie comprend non seulement les connaissances et l'information mais également les attitudes, tendances, préjugés et attentes.
La motivation existante à l'époque où la prétendue invention a été conçue pour résoudre un problème reconnu
« Motivation » dans ce contexte peut s'entendre du motif pour lequel l'inventeur a conçu l'invention revendiquée, ou peut s'entendre du motif pour lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce que la personne hypothétique moyennement versée dans son art combine des éléments des antériorités pour en arriver à l'invention revendiquée. Si dans le domaine pertinent il existe un problème particulier que tous ceux qui travaillent dans le domaine tentent de résoudre (une motivation générale), la solution, une fois trouvée, aura vraisemblablement exigé l'exercice du génie inventif. Par ailleurs, s'il existe un problème que seul l'inventeur de l'invention revendiquée tente de résoudre (une motivation inédite et personnelle), et que personne d'autre n'a de motif pour se pencher sur ce problème, la solution aura vraisemblablement exigé l'exercice du génie inventif. Toutefois, si la solution est susceptible de naître de concepts courants et des techniques éprouvées, il est peu probable qu'elle soit le fruit du génie inventif.
Le temps et l'effort consacrés à l'invention
Le temps et l'argent consacrés à l'invention peuvent être des indicateurs de l'ingéniosité inventive, mais ils ne sont pas déterminants, car une invention peut être le fruit d'un hasard chanceux ou la simple mise en œuvre, sans ingéniosité, de techniques routinières, quels que soient le temps et l'argent qui y sont consacrés. Si la découverte de la solution résulte d'un nombre restreint de décisions de nature courante, il est alors possible de confirmer qu'il n'était pas nécessaire, pour y arriver, de faire preuve d'une ingéniosité inventive. Par contre, si les questions à régler étaient nombreuses, et les choix à exercer multiples, le fait de prendre les bonnes décisions et d'exercer des choix judicieux peut dénoter une inventivité.

Facteurs secondaires

Ces facteurs peuvent s'avérer pertinents, mais généralement ils sont de moindre portée parce qu'ils sont liés à des faits survenant après la date de la prétendue invention.
Succès commercial
L'objet de l'invention a-t-il été accueilli rapidement et impatiemment par les consommateurs visés? Cette situation peut indiquer que de nombreuses personnes avaient à cœur de répondre aux besoins du marché commercial, ce qui peut laisser supposer l'exercice d'une ingéniosité inventive. Elle peut aussi s'expliquer par autre chose que l'ingéniosité inventive, par exemple des aptitudes en marketing, une emprise sur le marché ou des caractéristiques étrangères à l'invention.
Récompenses soulignant le mérite
Les récompenses attribuées à l'invention même peuvent attester que la communauté de personnes versées dans l'art concerné a estimé que cette réalisation présentait un intérêt, ce qui peut être ou non un indicateur de l'ingéniosité inventive[5].

La Cour d'appel a insisté sur le fait que

[traduction] [.] cette liste constitue un outil utile, mais sans plus. Elle n'est pas une liste de règles juridiques qui doivent être suivies servilement, pas plus qu'elle ne constitue une liste exhaustive des facteurs pertinents. La tâche du juge de première instance dans chaque cas est de déterminer, en fonction de la preuve, en faisant preuve de discernement et en se basant sur des raisons valables, le poids (s'il en est) devant être accordé aux facteurs énumérés et à tout autre facteur susceptible d'être présenté[6].

FAITS DE L'AFFAIRE ET CONCLUSIONS DE LA COUR

La revendication en litige portait sur le composé lévofloxacine, l'un des deux énantiomères de l'ofloxacine, un composé connu. La Cour d'appel a accepté la conclusion de fait suivant laquelle une personne moyennement versée dans l'art aurait su que les énantiomères de l'ofloxacine possédaient des propriétés différentes de celles de l'ofloxacine en tant que telle mais n'aurait pas été en mesure de prédire le degré de différence[7]. La Cour d'appel a également reconnu qu'à l'époque de l'invention, la lévofloxacine n'avait pas été isolée avec un niveau de pureté acceptable[8] et que les titulaires de brevet étaient motivés particulièrement par la séparation des énantiomères de l'ofloxacine[9].

La somme des antériorités dans cette affaire était formée d'affiches présentées par le professeur John Gerster auxquelles il faisait référence au cours de conférences en 1982 et 1985 (« affiches Gerster »). Ces affiches traitaient du processus à suivre pour obtenir un médicament connu sous le nom de fluméquine, qui est similaire d'un point de vue structurel à la lévofloxacine. Un des inventeurs du brevet en litige (M. Hayakawa) a vu l'affiche en 1985, a assisté à la conférence du professeur Gerster et a pris des notes. Il a ensuite employé la même méthode pour produire de la lévofloxacine.

La Cour d'appel a acquiescé à la conclusion du juge Hughes, à savoir que la somme des antériorités n'a pas rendu l'invention évidente. La conclusion de la Cour d'appel était fondée sur le fait que la démarche, quelle qu'elle fût, entreprise par M. Hayakawa, un inventeur reconnu, après avoir lu l'antériorité, ne serait pas nécessairement venue à l'esprit d'une personne moyennement versée dans l'art.

INCIDENCE DE LA DÉCISION

La conclusion établissant l'inventivité dans cette affaire repose sur le fait que M. Hayakawa était une personne inventive et, par conséquent, non représentative d'une personne moyennement versée dans l'art. À la lumière de cette conclusion, il est raisonnable de se demander ce qui a amené la Cour à conclure que M. Hayakawa était une personne inventive. Si la Cour s'est appuyée sur le brevet en litige, il semble que cette prémisse soit douteuse, car la Cour cite les habiletés inventives de M. Hayakawa avant même de conclure que ce qu'il a conçu constitue une invention. Si la conclusion soutenant que M. Hayakawa est une personne inventive est fondée sur d'autres inventions qu'il a faites, il semble alors que le seuil d'inventivité établi pour les inventeurs reconnus est légèrement plus bas que celui établi pour le reste de la population, puisque l'inventeur inexpérimenté est en moins bonne position pour faire valoir que son invention n'aurait pas traversé l'esprit d'une personne moyennement versée dans l'art.

Il faut souligner le fait que la Cour suprême des États-Unis s'est récemment penchée sur la question de l'évidence; voir notre bulletin intitulé KSR International Co. v. Teleflex Inc. : la Cour suprême des États-Unis fait connaître sa position sur l'invalidité d'un brevet pour cause d'évidence. Dans l'affaire KSR, la décision de la Cour a en effet rendu la preuve de l'inventivité plus difficile à faire en rendant l'évidence plus facile à faire valoir. On peut soutenir que la tendance au Canada pointe dans la direction opposée. Il est permis de se demander si la Cour suprême du Canada saisira l'occasion de contribuer au débat.

Entre-temps, la Cour d'appel fédérale a fourni une liste pratique de facteurs pouvant être utilisés pour évaluer le caractère évident. Cependant, rappelons que cette liste n'est ni déterminante ni complète.

George R. Locke

[1]. 2007 C.A.F. 217 (disponible en anglais seulement).

[2]. 2006 C.F. 1234.

[3]. (1986), 8 C.P.R. (3^e) 289 (C.A.F.) à la p. 294.

[4]. Ibid., à la p. 295.

[5]. 2007 C.A.F. 217, au para. 25.

[6]. Ibid., au para. 27.

[7]. Ibid., au para. 43.

[8]. Ibid., au para. 34.

[9]. Ibid., au para. 40.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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