Publication
TITRE
Faits saillants des modifications apportées aux règles pour la pratique de brevet américaine
DATE
28 août 2007
EXPERTISE
Le Bureau des brevets américain a dernièrement adopté de nouvelles règles de pratique, lesquelles modifieront considérablement la rédaction, le dépôt et la poursuite des demandes de brevets aux États-Unis sur de nombreux points. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er novembre 2007 et toucheront principalement les aspects suivants de la pratique.
DÉPÔT DE DEMANDES DE CONTINUATION
Il n'y a présentement que très peu de restrictions quant au nombre de dépôts de demandes de brevets complémentaires (c'est-à-dire de type « continuation » et « continuation-in part (CIP) »), de demandes divisionnaires et de demandes de continuation d'examen de type « RCE », les demandeurs ayant le loisir de déposer un nombre illimité de ces différentes demandes.
En vertu des nouvelles règles, un demandeur ne pourra, de droit, que déposer deux demandes complémentaires et une seule demande de continuation d'examen de type « RCE ». Tout demandeur voulant déposer une demande additionnelle devra déposer une pétition auprès du Bureau des brevets en expliquant pourquoi la nouvelle demande complémentaire ou la nouvelle demande de type « RCE » comporte des questions ou des preuves qui n'auraient pu être déposées au préalable. Cependant, il y a beaucoup d'incertitude quant à savoir ce que le Bureau des brevets considérera comme une preuve acceptable pour autoriser le dépôt de telles demandes additionnelles.
Cette règle est rétroactive pour toute demande en instance en date du 21 août 2007. Pour ces demandes, le Bureau des brevets permettra à un demandeur de déposer une seule autre demande complémentaire sans justification, nonobstant le nombre de demandes complémentaires déposées avant la mise en vigueur de ces nouvelles règles. Après le 1er novembre 2007, tout demandeur souhaitant déposer une nouvelle demande de type « RCE », et ce, après avoir déjà déposé une première demande de même type, devra déposer une pétition auprès du Bureau des brevets et soumettre les preuves nécessaires pour démontrer que cette nouvelle demande de type « RCE » n'aurait pas pu être déposée auparavant. Il est à noter que les demandes divisionnaires ne sont pas visées par les contraintes imposées par le Bureau des brevets quant au nombre de demandes divisionnaires qu'un demandeur peut déposer pour une même famille de demandes, tant que ces demandes divisionnaires découlent d'une demande de restriction d'invention émise par un examinateur.
Ces changements vont toucher la manière de répondre à une lettre officielle finale de même que la manière de protéger des revendications annulées, ainsi que des réalisations de l'invention non revendiquée. Désormais, il ne sera plus possible de maintenir une demande de brevet en instance indéfiniment en déposant simplement une demande de « continuation », une demande de type « CIP » ou une demande divisionnaire lorsque la demande originale aura été accordée.
NOMBRE TOTAL DE REVENDICATIONS EXAMINÉES
Présentement, une taxe gouvernementale supplémentaire doit être payée auprès du Bureau des brevets pour toute demande comportant plus de 20 revendications en tout et plus de 3 revendications indépendantes. Un demandeur qui désire que sa demande comptant plus de 100 revendications soit examinée peut le faire en payant les taxes gouvernementales supplémentaires appropriées.
Les nouvelles règles limitent maintenant le nombre de revendications totales pour une demande de brevet à 25 revendications, y compris au plus 5 revendications indépendantes. Pour toute demande ayant plus de 25 revendications ou 5 revendications indépendantes, le demandeur devra alors déposer un document de support à l'examen. Ce document devra inclure i) une recherche préliminaire de l'art antérieur ii) une liste des références considérées comme étant les plus pertinentes et iii) une justification détaillée de la brevetabilité des revendications vis-à-vis chacune de ces références. Ce changement est rétroactif pour toute demande en instance pour laquelle un premier rapport d'examen n'aura pas encore été émis avant le 1er novembre 2007. Il convient de noter qu'une demande de restriction d'invention émise par l'Examinateur n'est pas considérée comme étant un rapport d'examen.
Le dépôt d'un document de support à l'examen ainsi déposé créera un historique de déclaration dans le dossier qui pourrait affecter la validité d'un éventuel brevet. Par conséquent, cette exigence risquera d'influencer les négociations de licence ou un litige éventuel, même si les effets ressentis lors de la poursuite de la demande seront minimes. Il est à noter que tout demandeur qui désire se soustraire aux exigences de dépôt d'un document de support à l'examen devra être plus sélectif quant aux revendications qui seront déposées et examinées à l'intérieur d'une même demande et devra considérer le dépôt de demandes multiples lorsque plus d'une invention est revendiquée. Il est toutefois nécessaire de préciser que toutes demandes multiples comprenant des revendications qui ne se distinguent pas les unes des autres quant à la brevetabilité seront considérées comme une seule et unique demande et ne seront donc pas soustraites aux exigences mentionnées ci-dessus.
IDENTIFICATION DES DEMANDES DE BREVETS APPARENTÉES
Présentement, un demandeur est requis d'identifier auprès de l'Examinateur toute demande de brevet déposée préalablement comportant des revendications qui ne se distinguent pas quant à la brevetabilité.
Les nouvelles règles imposent un fardeau supplémentaire en exigeant qu'un demandeur identifie toutes les demandes de brevets ayant une date de dépôt ou une date de priorité en deçà de 2 mois de la date de dépôt ou de priorité d'une demande en instance et qui ont au moins un inventeur ou cessionnaire commun.
Une conséquence possible de ces nouvelles règles est que le Bureau des brevets pourrait exiger, dans le cas où plus d'une demande de brevet distincte a des revendications qui ne se distinguent pas quant à la brevetabilité, de regrouper ces demandes distinctes en une seule et unique demande de brevet. Un tel regroupement aurait des conséquences importantes compte tenu des critères précédemment mentionnés, notamment par rapport au nombre de revendications permises.
CONCLUSION
Il est important pour tout demandeur de considérer l'impact que ces changements auront sur leurs demandes de brevets américaines et, au besoin, de communiquer avec nous pour en discuter plus amplement.
Nous profiterons de cette période de transition avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles pour adapter notre pratique et s'assurer que toutes les exigences soulevées par ces changements soient satisfaites. Toutes les conséquences rétroactives seront analysées pour les demandes présentement en instance de manière à nous permettre de prendre certaines mesures préventives.
Damien Barbas
Sébastien Clark
Alexandra Daoud
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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