Publication
TITRE
Mise en suspens des nouvelles règles pour la pratique de brevet américaine
DATE
9 novembre 2007
EXPERTISE
En août 2007, nous avons indiqué que le Bureau des brevets des États-Unis avait adopté de nouvelles règles de pratique, lesquelles devaient, dans certains cas, modifier considérablement la rédaction, le dépôt et la poursuite des demandes de brevets aux États-Unis. Les nouvelles règles devaient entrer en vigueur le 1er novembre 2007 et devaient toucher principalement le dépôt de demandes de continuation (c'est-à-dire le droit de déposer des demandes ultérieures revendiquant la priorité d'une demande originale), le nombre total de revendications examinées et les liens entre les demandes. Les règles, intitulées Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, ont été publiées le 21 août 2007.
Le 31 octobre 2007, quelques heures avant l'entrée en vigueur prévue des nouvelles règles, le juge James Cacheris du tribunal de district des États-Unis pour le district Est de Virginie, dans une décision rendue séance tenante, a accordé une injonction provisoire visant à empêcher la mise en œuvre des modifications aux règles du Bureau des brevets des États-Unis jusqu'à ce que d'autres audiences quant au bien-fondé des poursuites intentées par GlaxoSmithKline et d'autres parties soient fixées. L'injonction provisoire a été rendue après audition des plaintes regroupées déposées par M. Triantafyllos Tafas et SmithKline Beecham Corporation (qui exerce ses activités sous la dénomination de GlaxoSmithKline (« GSK »)).
GSK a fait valoir que les nouvelles règles étaient vagues, arbitraires et capricieuses et qu'elles l'empêchaient de bien poursuivre les demandes de brevet et d'obtenir des brevets à l'égard d'une ou de plusieurs de ses inventions. M. Tafas a également allégué que la promulgation des nouvelles règles par le Bureau des brevets des États-Unis lui causerait un préjudice. L' American Intellectual Property Law Association (« AIPLA »), la Biotechnology Industry Organization (« BIO ») et plusieurs sociétés, dont IBM, Elan Pharmaceuticals, Roskamp Institute, Tikvah Therapeutics et Hexas, LLP, ont présenté des mémoires d'amicus curiae au soutien de la contestation de GSK et de M. Tafas. Le sénateur new-yorkais Charles Schumer a aussi critiqué les règles du Bureau des brevets des États-Unis dans une lettre envoyée vers la fin d'octobre au directeur du Bureau, Jon W. Dudas.
Le Bureau des brevets des États-Unis fait valoir que le processus de poursuite de demandes doit être rationalisé afin de l'aider à réduire le nombre de demandes en instance qu'il doit traiter et d'inciter les demandeurs à indiquer plus clairement ce qu'ils tentent de protéger.
Le juge Cacheris a rendu une ordonnance écrite et remis une opinion de 39 pages expliquant sa décision. L'ordonnance prévoit que l'injonction empêche le Bureau des brevets des États-Unis de mettre les règles en application ou [traduction] « de prendre de nouveaux règlements restreignant le nombre de demandes de continuation, le nombre de demandes de continuation d'examen et le nombre de demandes pouvant être déposées auprès du Bureau ». Le juge Cacheris a statué que les demandeurs avaient démontré : 1) qu'il était vraisemblable qu'ils aient gain de cause sur le fond, 2) qu'un tort irréparable leur serait causé, 3) que la prépondérance du préjudice penchait en leur faveur et 4) qu'il était dans l'intérêt du public de maintenir le statu quo pendant l'instance.
Le Bureau des brevets des États-Unis a donc suspendu indéfiniment l'application des nouvelles règles. Les employés du Bureau doivent ainsi continuer à traiter et à examiner les demandes de brevets selon les règles et procédures en vigueur avant la publication des nouvelles règles de pratique.
L'injonction expirera au moment de l'inscription d'un jugement définitif sur les poursuites en instance, à moins que le Bureau des brevets des États-Unis ne retire les règles entièrement ou n'interjette appel de la décision de rendre une injonction, deux mesures qui semblent improbables selon la plupart des observateurs. L'injonction devrait donc être en vigueur pendant quelques mois.
Nous continuerons de surveiller de près la progression des plaintes en cause et de vous donner des mises à jour de la situation.
Isabelle Chabot
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
© Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2007 - Tous droits réservés
Personnes-ressources
Sébastien Clark
Montréal
514.847.4259
sclark@ogilvyrenault.com
Profil
Kent Daniels
Ottawa
613.780.8673
kdaniels@ogilvyrenault.com
Profil
Isabelle Chabot
Québec
418.640.5174
ichabot@ogilvyrenault.com
Profil
Joan Van Zant
Toronto
416.216.1868
jvanzant@ogilvyrenault.com
Profil
