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TITRE
Abandon par inadvertance de droits de brevet au Canada
AUTEUR/S
DATE
29 septembre 2008
EXPERTISE
Le 9 septembre 2008, la Cour d'appel fédérale du Canada a rendu sa décision dans une affaire fort suivie portant sur la perte par inadvertance de droits de brevet, soit l'affaire DBC Marine Safety Systems Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)1 (disponible en anglais seulement).
Dans cette affaire, un examinateur de brevets avait étudié la demande de brevet de l'appelante et envoyé une lettre officielle typique. La lettre officielle indiquait plusieurs points à l'égard desquels l'examinateur jugeait la demande entachée d'irrégularités et demandait à la demanderesse i) de modifier sa demande afin de la rendre conforme aux exigences applicables ou ii) de lui faire parvenir les arguments justifiant que la demande de brevet était déjà conforme. La lettre officielle comprenait aussi une demande, en vertu de l'article 29 des Règles sur les brevets, faite à la demanderesse de brevet de fournir des renseignements au sujet de toute réalisation antérieure citée dans le cadre de la poursuite des demandes de brevets correspondantes déposées aux États-Unis et au Royaume Uni.
Trois jours avant l'expiration du délai de six mois dans lequel il fallait répondre à la lettre officielle, l'agent de brevets de la demanderesse a produit une réponse. Celle-ci traitait des points qui présentaient des irrégularités selon l'examinateur, mais elle ne donnait aucune suite à la demande relative à l'article 29 des Règles. Il semble qu'il s'agissait simplement d'un oubli de la part de l'agent de brevets.
L'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets du Canada prévoit que « [l]a demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet [.] de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire ». Étant donné que la réponse ne comportait pas de réponse à une des demandes de renseignements de la lettre officielle, la demande de brevet a été considérée comme abandonnée. Un avis d'abandon peut avoir été envoyé à l'agent de brevets de la demanderesse au sujet de l'omission de répondre à la demande de renseignements présentée en vertu de l'article 29 des Règles, mais il n'a pas été reçu. Cet avis est envoyé simplement à titre de courtoisie, car il n'est pas obligatoire.
Les Règles sur les brevets stipulent qu'au moment de l'abandon d'une demande de brevet commence une période de 12 mois durant laquelle la demanderesse peut rétablir la demande de brevet (« période réglementaire ») en i) demandant son rétablissement, ii) payant la taxe réglementaire pour son rétablissement et iii) prenant les mesures dont l'omission a provoqué l'abandon au départ. À l'expiration du délai de 12 mois, la demande devient irrémédiablement perdue.
Dans l'affaire DBC Marine, au cours de la période réglementaire de 12 mois, la demanderesse a versé une taxe de maintien annuelle. Pour des raisons qui ne sont pas claires, le Bureau des brevets a accepté la taxe et n'a pas mentionné l'abandon. La demanderesse n'a appris l'existence du problème que lorsqu'elle a voulu payer la taxe de maintien de l'année suivante (après l'expiration de la période réglementaire). En réponse à la demanderesse qui lui demandait de rétablir sa demande de brevet, le Bureau des brevets a répliqué que la demande avait été abandonnée, qu'il était alors trop tard pour en demander le rétablissement et qu'il ne disposait pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard.
Dans une demande de contrôle judiciaire présentée par la suite, la Cour fédérale a entériné la décision du Bureau des brevets portant que ce dernier ne disposait pas d'un pouvoir discrétionnaire et ne pouvait remédier à la situation. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de la demanderesse dans la décision récente et confirmé le jugement du tribunal de première instance. Dans ses motifs, la Cour d'appel affirme ce qui suit :
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[traduction] Le régime relatif aux demandes de brevet est établi fermement par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets. Ensemble, les différentes dispositions législatives énoncent un code complet régissant les obligations du demandeur de brevet, les conséquences d'une omission de se conformer à ces obligations et les mesures qui peuvent être prises pour éviter ces conséquences. |
Cette décision a de profondes répercussions, surtout eu égard à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale en 2003 dans l'affaire Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)2. Dans cette affaire, les taxes de dépôt et de maintien relatives à une demande de brevet avaient été payées par erreur selon le barème inférieur applicable à une petite entité. Le tribunal a jugé que la demande de brevet était considérée comme abandonnée, même si le Bureau des brevets avait accepté les taxes et avait traité la demande comme étant en règle.
La décision rendue récemment dans l'affaire DBC Marine pourrait avoir des répercussions qui débordent l'abandon par inadvertance des droits à une demande de brevet. Cette décision pourrait en effet conduire à des conclusions, des années après la délivrance d'un brevet, selon lesquelles une quelconque omission de la part de l'agent de brevet pendant la poursuite de la demande de brevet (même une omission faite de bonne foi sans que l'examinateur le remarque) a entraîné l'abandon réputé de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets, de telle sorte que le brevet délivré ultérieurement en réponse à la demande abandonnée serait invalide.
DBC Marine a jusqu'au 8 novembre pour décider de demander l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada. On pourrait sans doute redresser ce genre de situation avec plus de succès si, comme l'a recommandé l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada en mai dernier, on modifiait les Règles sur les brevets pour y prévoir que le délai pour rétablir une demande de brevet ne peut expirer tant qu'au moins trois mois ne se sont pas écoulés depuis la réception par le demandeur de brevet ou son agent d'un avis d'abandon précisant l'irrégularité, ou pour y prévoir sinon que le Bureau des brevets doit à tout le moins avoir envoyé un tel avis. Un avis semblable serait exigé avant qu'un brevet délivré ne puisse être frappé de caducité pour cause de non-paiement des taxes de maintien.
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1. 2008 FCA 256 (Cette décision n'a pas été publiée en français). Pour consulter aussi le jugement rendu en première instance par la Cour fédérale, cliquer ici.
2. 2003 CAF 121.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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