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CONTEXTE

Pendant bien des années, les demandeurs de brevets au Canada pouvaient payer des taxes réduites, généralement de 50 %, tant que le titre de propriété et les droits de licence connexes demeuraient entre les mains d'une petite entité (une université ou une entité comptant 50 employés ou moins). La définition canadienne d'une petite entité ne comprend pas tous les organismes sans but lucratif et est beaucoup plus restrictive que la définition américaine. Les Règles sur les brevets en vigueur au Canada définissent la petite entité, et l'expression « grande entité » est couramment utilisée pour désigner l'entité que les Règles sur les brevets définissent comme « autre qu'une petite entité ». On ne trouve aucune disposition expresse dans la Loi sur les brevets ou dans les Règles sur les brevets du Canada régissant le cas du demandeur de brevet qui paie des taxes en tant que petite entité de bonne foi, et qui se révèle par la suite être une grande entité. Toutefois, le commissaire aux brevets avait adopté la pratique consistant à accepter un paiement complémentaire comblant le déficit relatif à la taxe de maintien en état lorsqu'on découvrait que la petite entité avait changé de statut et était devenue une grande entité, même si cela se produisait après l'expiration du délai imparti pour le paiement de la taxe applicable indiquée dans les Règles sur les brevets. Cette pratique du commissaire (qui est maintenant abandonnée) donnait aux agents de brevets canadiens la possibilité de corriger les erreurs commises au moment où ils déterminaient le statut de petite entité.

En août 2001, la Cour fédérale, Section de première instance a jugé, dans l'affaire Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) 1, que le paiement de la taxe annuelle de maintien applicable aux petites entités, lorsque le demandeur avait en fait le statut de grande entité, entraînait l'abandon du brevet ou de la demande de brevet et que la pratique du commissaire consistant à accepter le paiement de la différence après l'expiration du délai de paiement outrepassait les pouvoirs conférés au commissaire par la loi. Par suite de ce jugement, il est devenu peu pratique de déclarer un statut de petite entité.

On peut rétablir la demande ou le brevet abandonné sans donner de justification relativement à son abandon, en payant simplement les taxes réglementaires de rétablissement de 200 $ de même que les taxes de maintien. Toutefois, le rétablissement doit être effectué dans l'année qui suit l'abandon. La Loi sur les brevets ne comporte aucune disposition expresse de restitution intégrale ou de rétablissement de la demande ou du brevet à la suite d'un abandon inévitable au-delà du délai de rétablissement de un an.

Eu égard au jugement rendu en août 2001, notre cabinet a eu pour pratique de ne payer les taxes applicables aux petites entités que lorsqu'on nous remettait une déclaration de statut de petite entité signée très récemment par le demandeur.

LA DÉCISION RÉCENTE DE LA COUR D'APPEL

Le 7 mars 2003, la Cour d'appel fédérale a accepté les conclusions du jugement antérieur selon lesquelles la pratique du commissaire consistant à accepter le paiement de la différence de taxes outrepassait ses pouvoirs, et a conclu que le statut de petite entité était déterminé « lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet) », plutôt que chaque fois qu'un versement de taxe est effectué. Par conséquent, la Cour d'appel a décidé que le statut de petite entité est déterminé une seule fois en vertu de la loi canadienne et que le demandeur qui s'est qualifié dès le départ pour le paiement des taxes applicables aux petites entités a le droit de payer les taxes à titre de petite entité tant qu'il est propriétaire du brevet. Toutefois, selon la décision de la Cour d'appel, une erreur commise de bonne foi, au départ, dans le paiement des taxes applicables aux petites entités alors que le demandeur n'a pas qualité de petite entité semblerait demeurer fatale pour la validité du brevet.

La détermination du statut de petite entité à un seul moment est contraire au jugement rendu en première instance ainsi qu'à la pratique antérieure du commissaire, qui permettait le passage du statut de petite entité à celui de grande entité après le dépôt de la demande, et vice versa. La Cour d'appel a rejeté la notion voulant que le fait de déterminer le statut à un seul moment serait injuste pour la personne qui est une grande entité au moment où elle présente sa demande de brevet, mais qui devient par la suite une petite entité. Ces changements postérieurs au dépôt, soit le passage du statut de grande entité à celui de petite entité, sont très rares, mais la décision de la Cour d'appel rend ces demandes susceptibles d'abandon, contrairement au point de vue du tribunal inférieur.

Cette décision de la Cour d'appel soulagera ceux qui s'inquiétaient de la validité des demandes de brevet et des brevets canadiens pour lesquels ils avaient dûment acquitté les taxes applicables aux petites entités au moment de la demande et qui avaient ensuite payé de façon erronée certaines taxes de maintien à titre de petites entités. Ce genre de situation se présente beaucoup plus fréquemment qu'un changement de statut pour passer de celui de grande entité à celui de petite entité.

Une demande d'autorisation d'appel de la décision de la Cour d'appel fédérale devant la Cour suprême du Canada a été déposée le 29 avril 2003. On ne sait pas encore si la Cour suprême entendra l'affaire.2

LA REVENDICATION DU STATUT DE PETITE ENTITÉ AU CANADA

Étant donné qu'il est possible que la loi soit modifiée par suite d'une décision de la Cour suprême, nous hésitons à payer les taxes applicables aux petites entités dans tous les cas. Lorsque le demandeur ou le breveté insistera pour payer les taxes moindres, en connaissant les circonstances actuelles, nous respecterons sa décision, mais nous ne pourrons être tenus responsables en définitive des conséquences qui en découleront. Nous estimons que le paiement des taxes applicables aux petites entités n'est tolérable que si le demandeur est clairement convaincu que les conditions les plus rigoureuses imposées à l'admissibilité au statut de petite entité sont remplies. Les conditions qui suivent ne sont pas prévues dans une politique ni dans une loi canadienne, mais sont simplement fournies à titre d'exemple de conditions rigoureuses :

Nombre d'employés: Le demandeur ou le breveté compte 50 employés ou moins. S'il existe le moindre risque que le demandeur ou le breveté soit considéré comme ayant plus de 50 employés, qu'il s'agisse d'employés à temps partiel ou à temps plein, ou même de consultants ou de travailleurs temporaires qui font partie des effectifs du demandeur ou du breveté, il faut payer les taxes applicables aux grandes entités.

Entité contrôlante: Si le demandeur ou le breveté est contrôlé par une autre entité, il faut calculer le nombre d'employés du demandeur ou du breveté désigné en incluant le nombre d'employés de l'entité contrôlante et des autres entités, le cas échéant, contrôlées par cette dernière.

Université: Dans le cas d'une université, le demandeur ou le breveté doit être, comme c'est habituellement le cas au Canada, une institution d'enseignement supérieur sans but lucratif conférant des diplômes d'enseignement postsecondaire, dont des diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs, soit des baccalauréats et des maîtrises ou des doctorats. Les collèges communautaires risquent de ne pas répondre à la définition d'université. Le nombre d'employés d'une université peut être supérieur à 50.

Cession de droits à une autre partie: Le demandeur ou le breveté ne doit avoir cédé aucun droit sur l'invention au Canada ou ailleurs dans le monde à une grande entité, par exemple un droit de licence, y compris des droits conditionnels, par exemple une sûreté ou un droit de premier refus relativement à une licence.

Période d'admissibilité: Chaque propriétaire de la demande ou titulaire du brevet doit avoir possédé les qualités requises pour avoir le statut de petite entité à compter du dépôt de la première demande relative à l'invention (demande de priorité) jusqu'à aujourd'hui, sans interruption. La petite entité qui acquiert tous les droits sur un brevet ou une demande auprès d'une grande entité ne devrait pas commencer à payer les taxes en tant que petite entité à l'égard du brevet ou de la demande.

Quant à chacune des conditions susmentionnées, les Règles sur les brevets du Canada ne fournissent aucune ligne directrice nous permettant de déterminer avec certitude dans un cas particulier si le demandeur ou le breveté possède de plein droit les qualités requises d'une petite entité. Par exemple, il n'y a pas de lignes directrices sur la façon de calculer le nombre d'employés, aucune ligne directrice n'indique si les employés de l'entité contrôlante doivent être inclus, pas plus qu'il n'existe de lignes directrices au sujet du moment où est déterminé le statut de petite entité ou du fait que cette détermination doit être établie une seule fois ou chaque fois que des taxes sont payées. Par conséquent, nous conseillons la prudence.

La détermination du statut du demandeur, à savoir s'il a les qualités requises d'une petite entité, chaque fois que des taxes sont versées peut se révéler un exercice plus coûteux que les économies qui pourraient être réalisées du fait du paiement de taxes moindres, soit environ 1 700 $ US sur la durée de vie de 20 ans du brevet, mais environ 750 $ US pour les 10 premières années. À notre avis, le fait qu'une erreur involontaire relative à la détermination du statut de l'entité ne puisse être corrigée annule tout avantage conféré par le régime de taxes applicables aux petites entités. Par conséquent, l'analyse de rentabilisation présidant à l'invocation du statut de petite entité n'est généralement pas viable, et nous avons dorénavant pour politique de dissuader les entités de payer les taxes applicables aux petites entités au Canada.

La décision de la Cour d'appel fédérale n'a pas réglé clairement la question du statut de petite entité au Canada. Nous ne savons toujours pas comment les tribunaux traiteront les demandes de brevet et les brevets pour lesquels le demandeur aura payé les taxes en tant que grande entité au moment du dépôt, mais pour lesquels le commissaire aura accepté ultérieurement la preuve du statut de petite entité et le paiement des taxes applicables aux petites entités. Eu égard à la décision de la Cour d'appel, ces demandes de brevet et ces brevets pourront être considérés comme abandonnés. Il reste à savoir comment la Cour suprême tranchera la question.

Si un client continue d'insister pour conserver son statut de petite entité, nous n'aurons d'autre choix que de continuer à exiger une déclaration de petite entité au moment de chaque versement de taxes, par exemple les taxes de maintien en état.

1. 14 CPR(4e) 499.
2. On trouvera l'information à jour à ce sujet sur notre site Web, soit http://www.ogilvyrenault.com/.
   

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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