Publication
TITRE
L'importance de produire une demande d'enregistrement de marque de commerce le plus tôt possible
DATE
1 juin 2005
EXPERTISE
Votre personnel en commercialisation a fait preuve de procrastination! Vous utilisez votre marque de commerce depuis un certain temps, mais les membres de votre personnel n'ont toujours pas produit de demande d'enregistrement de la marque. Votre concurrent, lui, qui n'a même pas encore commencé à utiliser sa marque, vient tout juste de produire une demande d'enregistrement. Que faire? Un pénible souvenir refait surface : vous vous rappelez la dernière fois où vous avez dû vous opposer à une demande de marque de commerce et voilà que des sueurs froides perlent sur votre front à la pensée des coûts et des retards engendrés par cette opposition. Vous êtes furieux! Vous faites connaître votre façon de penser à votre personnel. Il vous apaise en déposant immédiatement une demande d'enregistrement de votre marque de commerce, fondée sur la date de votre premier emploi de la marque. Vous pensez avoir résolu le problème : en effet, le Bureau des marques de commerce ne devrait-il pas bloquer la demande de votre concurrent? Après tout, la date de votre premier emploi de la marque est antérieure à la sienne (la demande de votre concurrent est uniquement fondée sur un emploi projeté). Vous devriez donc pouvoir éviter de déposer une déclaration d'opposition. Détrompez-vous!
Le dernier mot de la Cour d'appel fédérale du Canada est clair : pour permettre au Bureau des marques de commerce de vous aider (et de vous sauver des frais!) en s'objectant aux demandes d'enregistrement de marques similaires et dont la date du droit à l'enregistrement est postérieure à la vôtre, vous devez produire une demande avant que ne soit produite la demande visant ladite marque de commerce similaire.
Dans sa décision du 10 mai 2005 dans l'affaire Procureur Général du Canada c. Effigi Inc.[1], la Cour d'appel fédérale a confirmé à l'unanimité la décision de la Cour fédérale du Canada rejetant l'objection du Bureau des marques de commerce[2] à la demande d'enregistrement de la marque de commerce MAISON UNGAVA (produite le 19 décembre 2000 et fondée sur un emploi projeté en liaison avec des articles de literie), laquelle objection était fondée sur une demande produite subséquemment, invoquant un emploi remontant à 1981 quant à la marque de commerce UNGAVA, en liaison avec le même type de marchandises.
Rendant sa décision, la Cour d'appel a mentionné que :
« [9] [.] L'article 37 est un code complet qui régit la procédure d'examen d'une demande d'enregistrement. Le registraire se voit investi d'un pouvoir considérable, celui de rejeter de manière sommaire une demande d'enregistrement. Le législateur a jugé bon d'encadrer ce pouvoir et de le restreindre aux seuls cas de manquement aux exigences plus procédurales que substantielles de l'article 30, de « non-enregistrabilité » de la marque (une référence implicite à l'article 12) et d'absence de droit à l'enregistrement, non pas pour les motifs déjà énoncés à l'article 16, mais pour le seul motif de confusion avec une marque faisant l'objet d'une demande pendante. Si le législateur avait voulu que la confusion visée à l'alinéa 37(1)c) puisse aussi découler de l'emploi antérieur, il aurait pu aisément reprendre les termes de l'alinéa 16(3)c).
[.]
[11] Le procureur du registraire fait grand cas de l'importance qu'il faut accorder à l'emploi antérieur dans la protection des marques de commerce. Ce n'est pas faire ombrage à cette importance que d'imposer au second requérant qui se réclame d'un emploi antérieur sur la foi d'une simple allégation [.] l'obligation d'avoir recours à la procédure d'opposition pour établir, sur la foi d'une preuve plus étayée, son droit à l'enregistrement sur la base d'un emploi antérieur.»
Comme le mentionne la Cour, il demeure toujours possible pour le propriétaire de la marque de commerce UNGAVA de produire une opposition (mais cela engendre des frais.).
Cette décision renforce l'importance du système canadien d'enregistrement des marques de commerce qui confirme les droits acquis par l'emploi d'une marque tout en offrant aux requérants la possibilité de « réserver » une marque de commerce dont l'emploi n'a pas encore débuté. Pourquoi rejeter un tel système au simple motif qu'un second requérant allègue, sans preuve, dans une demande d'enregistrement que la date de son premier emploi est antérieure? Mieux vaut s'en remettre à la procédure d'opposition qui permet de vider cette question à la lumière de la preuve apportée par les deux parties.
La morale de cette histoire : déposez le plus tôt possible votre demande d'enregistrement d'une marque de commerce et épargnez les frais d'une opposition!
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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