Publication
TITRE
L'obtention d'un jugement sommaire dans une action en contrefaçon de brevets : trois décisions récentes servent de guide
DATE
11 octobre 2005
EXPERTISE
Au cours des trois semaines comprises entre le 15 juin et le 6 juillet de cette année, M. le juge Hugessen de la Cour fédérale du Canada a rendu trois décisions relatives à des requêtes en jugement sommaire présentées par les défendeurs dans le cadre d'actions en contrefaçon de brevets. Ces décisions sont, en ordre chronologique : Calgon Carbon Corp. c. North Bay (Ville)[1], M.K. Plastics Corp. v. Plasticair Inc.[2] et Garford PTY Ltd. v. Ground Control (Sudbury) Ltd.[3] Dans deux de ces décisions, le jugement sommaire a été accordé.
L'obtention d'un jugement sommaire peut constituer un excellent moyen pour une partie à une poursuite d'obtenir une décision sans les délais et les frais liés à un procès. La règle 216 des Règles des Cours fédérales stipule qu'un tribunal peut rendre un jugement sommaire lorsqu'il « n'existe pas de véritable question litigieuse », lorsque la seule véritable question litigieuse est un point de droit ou lorsque le tribunal « parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit ».
La partie qui cherche à obtenir un jugement sommaire dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet est souvent en bute au problème qu'une bonne partie de la preuve consiste habituellement en des avis d'experts sur des questions telles que l'interprétation des brevets et les connaissances ou les éléments jugés évidents par une personne versée dans la technique pertinente au moment du dépôt de la demande de brevet. Chacune des parties cite généralement un témoin expert dont l'avis est favorable à sa cause. Il n'est donc pas surprenant que les avis de ces experts soient généralement contradictoires, et le tribunal est alors incapable de trancher la question sans avoir à déterminer l'avis qu'il privilégie. Bien qu'un juge de première instance soit capable de le faire après avoir eu l'occasion d'entendre le témoignage de chacun des témoins, la situation est tout autre dans le cadre d'une requête en jugement sommaire, la preuve présentée devant le tribunal étant limitée aux affidavits et aux transcriptions des contre-interrogatoires. Il est difficile pour le juge saisi d'une requête de conclure qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse en présence de témoignages contradictoires d'experts, et il se verrait dans l'obligation de favoriser la preuve d'un expert par rapport à un autre.
Ensemble, les trois décisions précitées constituent un guide utile quant aux circonstances dans lesquelles un jugement sommaire peut ou ne peut être accordé dans le contexte d'une action en contrefaçon de brevet.
CALGON CARBON CORP. c. NORTH BAY
Dans l'affaire Calgon Carbon, le brevet en litige concernait un procédé de traitement contre les Cryptosporidium qui consiste à irradier l'eau avec des rayons ultraviolets. Le brevet était fondé sur la découverte selon laquelle pour empêcher les Cryptosporidium de se multiplier dans l'eau, il n'était pas nécessaire d'employer une dose de rayonnements suffisamment élevée pour les détruire, mais il suffisait d'employer une dose plus faible (comparable à celle qu'on utilise déjà pour la destruction des bactéries et des virus), qui permettrait simplement de désactiver les Cryptosporidium.
Dans leur requête en jugement sommaire, les défenderesses ont fait valoir que le brevet manquait de nouveauté puisque la technique d'irradiation de l'eau au moyen du procédé revendiqué avait été utilisée avant le brevet, quoique non dans le but d'éliminer les Cryptosporidium, et sans même savoir qu'elle aurait cet effet.
Le juge Hugessen a cité les récentes décisions de la Cour d'appel fédérale dans MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord)[4] et Suntec Environmental Inc. c. Trojan Technologies, Inc.[5] au soutien du principe suivant lequel « la Cour n'accueillera pas de requête en jugement sommaire s'il existe une véritable question litigieuse »[6]. Il est important de rappeler que ces deux décisions sont également citées par le juge Hugessen dans les deux autres décisions analysées plus loin dans ce bulletin.
Le juge Hugessen a noté que l'expert de la demanderesse avait reconnu en contre-interrogatoire qu'avant la date de dépôt du brevet, le procédé revendiqué avait été utilisé pour diverses applications de traitement de l'eau, mais pas expressément dans le but de prévenir la réplication de Cryptosporidium. La principale revendication contestée était la suivante : « Procédé pour prévenir la réplication de Cryptosporidium parvum à l'aide d'un rayonnement ultraviolet continu en bande large fournissant une dose comprise entre environ 10 mJ/cm2 et environ 175 mJ/cm2 » (nous soulignons). Le témoin expert de la demanderesse avait également reconnu que si on faisait abstraction des mots « pour prévenir la réplication de Cryptosporidium parvum », la méthode revendiquée serait bien connue.
Étant donné les faits admis, les défenderesses ont abandonné la preuve de leur propre expert pour s'en tenir exclusivement à la preuve présentée par l'expert de la demanderesse, ce qui a eu pour effet de supprimer tout argument voulant qu'un jugement sommaire ne puisse être rendu parce que le tribunal devrait favoriser la preuve d'un expert plutôt qu'un autre.
Comme il n'y avait pas de mésentente entre les parties au sujet de la preuve, le litige portait essentiellement sur l'application de cette preuve à la question de droit. Le juge Hugessen a conclu qu'il était alors possible de rendre un jugement sommaire.
Quant au fond de la requête, le juge a conclu que la demanderesse n'a rien fait qui n'ait pas été fait auparavant. Tout en reconnaissant le principe énoncé dans l'arrêt Shell Oil c. Commissaire des brevets[7] suivant lequel un brevet peut être fondé sur la reconnaissance de propriétés de composés jusqu'alors inconnues, le juge a souligné qu'il fallait qu'il y ait une nouvelle méthode. Dans l'affaire Calgon Carbon, la seule différence que présentait le procédé revendiqué était la reconnaissance de ses effets.
La demanderesse a fait valoir que l'usage antérieur d'une méthode sans qu'on ait connaissance de l'effet revendiqué ne peut servir de fondement à une antériorité de la revendication et que de nouvelles connaissances peuvent constituer le fondement d'un brevet valide. La demanderesse a cité la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.[8], qui citait la décision rendue par la Chambre des Lords du Royaume-Uni dans l'arrêt Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H.N. Norton & Co.[9] La Chambre des Lords a affirmé :
[traduction] De la même façon, un écart s'est creusé entre les critères respectivement applicables en matière de contrefaçon et d'antériorité. Les actions accomplies dans le secret ou sans connaissance des faits pertinents, qui pourraient être constitutives de contrefaçon, après l'attribution du brevet, ne pourront pas conférer d'antériorité avant cette attribution.
Toutefois, le juge a décidé de se rallier au raisonnement plus explicite de la Cour fédérale, division de première instance dans Riello Canada Inc. c. Lambert[10], où l'on expliquait la différence entre une invention brevetable et une simple découverte, qui ne peut être brevetée. Dans l'arrêt Riello, le juge a signalé ce qui suit :
À mon avis, l'identification de l'avantage supplémentaire d'un appareil mécanique - un avantage qui a toujours existé mais qui n'avait pas été perçu jusqu'à présent - ne constitue pas une nouvelle « réalisation » pas plus qu'un « procédé », une « machine », une « fabrication ou composition de matières », un « perfectionnement quelconque ... présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». Il me semble, qu'au mieux, il s'agit d'une « découverte »[11].
Par conséquent, le juge Hugessen a conclu que des procédés connus étaient antérieurs au brevet contesté dans Calgon Carbon et que le brevet était donc invalide. Il a rendu un jugement sommaire rejetant l'action.
Il a été interjeté appel de la décision rendue dans l'arrêt Calgon Carbon et l'audience a été fixée au 2 novembre 2005.
M.K. PLASTICS CORP. v. PLASTICAIR INC.
Dans la décision M.K. Plastics, la requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet a été rejetée. Les parties au litige s'en sont remises à la preuve de leurs experts respectifs. Comme d'habitude, la preuve de la demanderesse entrait en conflit avec celle de la défenderesse quant à l'interprétation des éléments essentiels du brevet faisant l'objet du litige. Comme cette preuve était conflictuelle, le juge Hugessen a conclu qu'il existait une véritable question litigieuse. Citant les décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans les arrêts MacNeil et Suntec, il a précisé que les conflits dans la preuve présentée ne devraient pas être résolus uniquement sur le fondement des affidavits.
Cette décision n'a pas été portée en appel.
GARFORD PTY LTD. v. GROUND CONTROL (SUDBURY) LTD.
La requête en jugement sommaire présentée par une codéfenderesse dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet a été mieux accueillie dans l'affaire Garford. Ogilvy Renault représentait la défenderesse qui a eu gain de cause. Deux sociétés en propriété commune et sous contrôle commun étaient poursuivies pour contrefaçon de brevet. L'une d'entre elles, Sling Choker Manufacturing Limited (« Sling Choker »), a présenté une requête en vue d'obtenir le rejet de l'action intentée contre elle au motif qu'elle avait cédé ses activités reliées aux produits en cause à l'autre défenderesse en 1989 et n'avait pas vendu ces produits depuis lors, comme l'attestait un affidavit de son président et principal actionnaire, M. Villgren.
L'argument de la demanderesse en réponse à la requête était fondé sur des déclarations faites au cours de l'interrogatoire préalable de M. Villgren. La demanderesse faisait état non pas d'affirmations positives ou de reconnaissance de faits à l'appui de sa cause, mais plutôt d'incertitudes et d'omissions de réfuter certaines affirmations. Ces incertitudes et omissions, soutenait-elle, soulevaient suffisamment de doutes quant à la crédibilité de la preuve de la défenderesse pour lui permettre d'établir qu'il existait de sérieuses questions litigieuses dans le cadre de la poursuite contre Sling Choker. La demanderesse faisait valoir que la requête en jugement sommaire devrait être rejetée en raison de ces questions.
Le juge Hugessen est parti du principe suivant lequel les questions de crédibilité ne devraient pas être résolues dans le contexte d'une requête en jugement sommaire, mais il a analysé ensuite ce qui constitue une question de crédibilité justifiant le rejet d'une requête en jugement sommaire, en expliquant qu'il doit y avoir un conflit dans la preuve présentée à l'appui de la requête. Le juge a conclu qu'il n'y avait pas un tel conflit dans Garford puisque la demanderesse n'avait produit aucune preuve positive au soutien de sa poursuite contre Sling Choker. La demanderesse s'était fiée entièrement à des incertitudes et à des omissions de réfuter des affirmations dans la preuve de la défenderesse. Selon le tribunal, [traduction] « comme la défenderesse qui a présenté la requête a nié sous serment les allégations spécifiques faites à son encontre, il incombait à la demanderesse de produire une preuve au soutien de sa poursuite. Elle ne l'a pas fait, malgré un interrogatoire préalable long et détaillé ».
Cette décision n'a pas été portée en appel.
CONCLUSION
Les règles de la Cour en matière de jugement sommaire trouvent souvent une application pratique limitée dans le contexte d'actions en contrefaçon de brevet ou en contestation de la validité d'un brevet. Si la preuve produite par les témoins experts à l'égard de ces questions est conflictuelle, le tribunal permet souvent que l'action se rende à l'étape du procès.
Toutefois, les décisions dans Calgon Carbon et Garford font état de circonstances où un jugement sommaire peut être obtenu dans le cadre d'actions en contrefaçon de brevet. Il ressort de l'affaire Calgon Carbon qu'une partie peut obtenir un jugement sommaire si elle limite sa preuve aux éléments admis par l'expert de la partie opposée à l'étape du contre-interrogatoire et à d'autres preuves qui ne sont pas contestées. Dans l'affaire Garford, les simples allégations d'une partie concernant une question à l'égard de laquelle elle avait le fardeau de la preuve ne suffisaient pas à donner lieu à une véritable question litigieuse lorsque l'autre partie niait ces allégations. Pour ne pas s'exposer au rejet de sa requête en jugement sommaire, la partie qui présente une telle requête doit avoir une preuve positive au soutien de ses allégations.
Si vous agissez pour la défense dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet, examinez attentivement les allégations et la preuve. Si vous pouvez convaincre un juge que l'action des demandeurs ne comporte pas de véritables questions litigieuses, vous voudrez peut-être présenter une requête en jugement sommaire. Par contre, si vous agissez pour les demandeurs, soyez à l'affût des allégations qui ne sont pas appuyées par la preuve ou que la preuve vient même contredire. Vous pourriez vous exposer à ce qu'un jugement sommaire soit rendu.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
[1]. (2005), 41 C.P.R. (4e) 78, 2005 CF 838.
[2]. (2005), 41 C.P.R. (4e) 88, 2005 CF 881 (en anglais seulement).
[3]. (2005), 41 C.P.R. (4e) 92, 2005 CF 946 (en anglais seulement).
[4]. 2004 CAF 50.
[5]. (2004), 31 C.P.R. (4e) 241, 2004 CAF 140.
[6]. Calgon Carbon, au para. 8.
[7]. (1982), 67 C.P.R. (2e) 1 (C.S.C.), [1982] 2 R.C.S. 536.
[8]. (2002), 17 C.P.R. (4e) 478 (C.A.F.), 2002 CAF 158.
[9]. [1996] R.P.C. 76 (H.L.).
[10]. (1986), 9 C.P.R. (3e) 324 (C.F. (1re inst.)) (en anglais seulement).
[11]. Ibid. à la p. 335.
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