Publication
TITRE
Kirkbi et Lego bloquées dans leur tentative de revendiquer une marque de commerce fonctionnelle
DATE
25 novembre 2005
EXPERTISE
Les briques LEGO alimentent l'imagination des jeunes et des moins jeunes depuis de nombreuses années. Récemment, elles ont également alimenté un débat juridique passionné au sujet de la protection des marques de commerce non déposées, notamment sur la question de savoir si la forme fonctionnelle d'un produit peut être une marque de commerce. La Cour suprême du Canada a récemment tranché cette question épineuse dans l'affaire Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.[i]
HISTORIQUE
Diverses générations de briques LEGO ont été protégées par brevets pendant près de 50 ans. Ces brevets sont maintenant tous expirés. Ils portaient surtout sur la fonction d'emboîtement des briques obtenue au moyen de tenons formant un dessin géométrique sur une face de la brique et de cavités correspondantes sur la face opposée de cette brique.
En 1991, et postérieurement à l'expiration des brevets en question, Ritvik (une société de Montréal exerçant maintenant ses activités sous le nom de Mega Bloks) entreprit de fabriquer des briques comportant des tenons d'emboîtement et de les vendre sous la gamme de produits MICRO.
Cinq ans plus tard, Kirkbi, le fabricant danois des briques LEGO, et Lego, le distributeur canadien, intentèrent une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce[ii]. Kirkbi alléguait être propriétaire d'une marque de commerce non déposée constituée de la forme de ses briques - ce qu'on appelle un « signe distinctif ». Plus particulièrement, la marque de commerce revendiquée était la surface supérieure de la brique - appelée « marque figurative LEGO » - laquelle comporte huit tenons disposés selon un dessin géométrique régulier.
En première instance, le juge Gibson de la Cour fédérale en est venu à la conclusion[iii] que la marque figurative LEGO était purement fonctionnelle et qu'elle ne pouvait par conséquent être une marque de commerce valide. À son avis, tous les aspects de la marque figurative LEGO, à l'exception de l'inscription du mot LEGO sur chaque tenon, étaient dictés par leur fonction d'emboîtement, et la marque figurative LEGO était de ce fait purement utilitaire. Il a également rejeté l'argument de Kirkbi selon lequel la fonctionnalité de la marque ne concerne que les questions du caractère enregistrable et de la radiation de l'enregistrement de la marque.
En appel[iv], deux des trois juges de la Cour d'appel fédérale ont maintenu la décision du juge Gibson. La majorité en est venue à la conclusion qu'il n'y avait aucune erreur manifeste et dominante dans la conclusion de fait du juge Gibson selon laquelle la marque figurative LEGO était purement fonctionnelle; elle a aussi été d'avis que l'action devait échouer parce que la doctrine de la fonctionnalité empêchait la marque figurative LEGO de devenir une marque de commerce valide en vertu de la Loi sur les marques de commerce.
En outre, la majorité a noté le fait que Kirkbi avait déjà obtenu une protection, sous la forme de divers brevets, pour la fonctionnalité de ses briques et qu'elle ne pouvait renouveler indéfiniment ce monopole en ayant recours au régime des marques de commerce.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME
Le juge LeBel, écrivant au nom des neuf juges de la Cour suprême, rejette l'appel de Kirkbi.
Selon la Cour, l'action pour commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce doit échouer puisque la marque de commerce - la marque figurative LEGO - est fonctionnelle. La doctrine de la fonctionnalité établit qu'une marque qui est essentiellement la structure fonctionnelle des produits eux-mêmes n'est pas une marque de commerce légitime : « Un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. »
La Cour, à l'instar de la majorité à la Cour d'appel fédérale, regarde d'un œil plutôt critique la tentative de Kirkbi de prolonger la protection de son brevet en revendiquant une marque non déposée : « Le droit applicable en matière de commercialisation trompeuse et de marques de commerce ne peut servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés. » La Cour conclut que le marché des blocs de construction, qui tombait dans le domaine des brevets maintenant expirés, se trouve désormais « ouvert à la pleine concurrence » :
« Pourtant, force est de constater que le monopole des briques est terminé et que les enfants canadiens peuvent posséder dans leurs coffres à jouets des MEGA BLOKS et des briques LEGO qu'ils utilisent indistinctement pour construire dragons, châteaux ou chevaliers. »
Le juge LeBel fait quelques observations intéressantes sur la nature du droit canadien visant les marques de commerce. Il fait remarquer ceci : « La raison d'être d'une marque de commerce se situe dans son caractère distinctif, car seule une marque distinctive permet aux consommateurs de connaître la source des marchandises. » Il fait aussi observer que « [.] une marque ne doit pas être confondue avec le produit qu'elle sert à identifier - elle représente autre chose. Elle devient un symbole du rapport entre la source d'un produit et le produit lui-même. »
Le juge LeBel conclut que le principe de la fonctionnalité vise l'essence même de ce qu'est une marque de commerce : ce principe « reflète l'objet d'une marque de commerce, soit la protection du caractère distinctif du produit, mais non d'un monopole sur celui-ci. » Selon lui, le principe de la fonctionnalité constitue un principe bien établi du droit canadien des marques de commerce, que la Cour fédérale du Canada a appliqué systématiquement ce principe et qu'il reflète l'orientation législative et jurisprudentielle d'autres pays.
La Cour examine également en profondeur la question de savoir si l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce est constitutionnellement valide. Il y a près de 30 ans, la Cour suprême du Canada avait eu l'occasion de se pencher sur la question de la validité de l'alinéa 7e) de la Loi sur les marques de commerce dans l'affaire MacDonald c. Vapor Canada Ltd.[v] Dans l'arrêt MacDonald, la Cour suprême du Canada avait conclu que l'alinéa 7e) était inconstitutionnel. Depuis lors, plusieurs tribunaux ont eu l'occasion d'étudier la constitutionnalité du reste de l'article 7, et ces tribunaux ont été unanimes dans leur conclusion que les autres alinéas sont constitutionnels dans la mesure où ils sont perçus comme reliés à une autre forme de propriété intellectuelle - soit une marque de commerce, un brevet ou un droit d'auteur. Toutefois, la Cour suprême du Canada n'a jamais abordé la question de savoir si l'alinéa 7b) est constitutionnellement valide jusqu'à la présente affaire.
Même si le point n'a pas été expressément contesté dans le cadre de cet appel, le juge LeBel examine le fondement constitutionnel de la Loi sur les marques de commerce dans son ensemble, comme démarche préliminaire à sa conclusion que l'alinéa 7b) est constitutionnel. Quant à la Loi dans son ensemble, le juge LeBel la considère comme constitutionnelle, et comme réglementant tant les marques de commerce déposées que les marques non déposées. En ce qui concerne l'alinéa 7b), le juge indique que, pour l'essentiel, il codifie le délit de commercialisation trompeuse en common law. Selon le juge, bien que cet alinéa paraisse empiéter sur un pouvoir provincial, à savoir celui relatif à la propriété et aux droits civils, il est suffisamment intégré au régime établi par la Loi sur les marques de commerce dans son ensemble pour être constitutionnel.
Finalement, en concluant que la Loi sur les marques de commerce dans son ensemble est valide, et en concluant que celle-ci établit un régime de réglementation tant pour les marques déposées que pour les marques non déposées, la Cour donne une réponse définitive à la question du tribunal approprié pour intenter une action en commercialisation trompeuse. Si une telle action porte sur une marque de commerce, alors l'action peut être fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce et elle peut être introduite sur une base nationale devant la Cour fédérale du Canada, plutôt que devant la Cour supérieure de chaque province.
[i]. http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/rec/html/2005csc065.wpd.html
[ii]. http://lois.justice.gc.ca/fr/t-13/index.html
[iii]. Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2002 CF 585; http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2002/2002cfpi585.shtml
[iv]. Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2003 CAF 297; http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/2003/2003caf297.shtml
[v]. [1977] 2 R.C.S. 134
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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