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Le gouvernement fédéral a fixé une date pour l'entrée en vigueur de sa réponse au problème du paiement par les titulaires et les demandeurs de brevets de certaines taxes s'y rapportant suivant le tarif applicable aux « petites entités », alors qu'ils n'auraient pas dû acquitter ces taxes suivant ce tarif. Ces paiements ont été appelés des paiements « erronés » ou acquittés « par erreur » par l'Office de la propriété intellectuelle (« OPIC »), et ils sont désignés par ces termes dans les présentes. Par ordonnance datée du 25 octobre 2005[1], le gouverneur général en conseil a fixé au 1^er février 2006 la date à laquelle le nouvel article 78.6 de la Loi sur les brevets entrera en vigueur.

Le problème des paiements erronés découle du fait que certaines taxes payables à l'égard des brevets et des demandes de brevet (notamment les taxes de dépôt, de demande d'examen et de maintien et les taxes de délivrance d'un brevet) sont moins élevées pour les petites entités. La définition de « petite entité » figure dans les Règles sur les brevets, mais elle a été qualifiée d'ambiguë à plusieurs égards.

Ce problème s'est manifesté à la suite de décisions rendues par la Cour fédérale[2] et par la Cour d'appel fédérale[3] dans l'affaire Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (« Dutch Industries »). Dans cette cause, le demandeur d'un brevet avait payé les taxes de maintien suivant le tarif applicable aux petites entités alors qu'il ne répondait pas à la définition de « petite entité ». La Cour a déterminé que cela équivalait à l'omission de payer les taxes, et la demande a été réputée avoir été abandonnée. Comme l'abandon avait eu lieu plus de 12 mois auparavant, la demande ne pouvait être rétablie.

Avant l'affaire Dutch Industries, l'OPIC acceptait les paiements complémentaires dans les cas où le tarif applicable aux petites entités avait été acquitté par erreur. Comme l'OPIC avait depuis longtemps l'habitude d'accepter de tels paiements complémentaires (qui servaient à combler le déficit entre les taxes ordinaires et les taxes applicables aux petites entités) et comme ces paiements semblaient remédier aux problèmes de paiement erroné, on s'inquiétait peu de la possibilité qu'un paiement fait par erreur selon le tarif applicable aux petites entités puisse entraîner la perte des droits conférés par un brevet.

La pratique de l'OPIC consistant à accepter des paiements complémentaires a pris fin par suite de l'affaire Dutch Industries, qui a eu pour conséquence qu'un grand nombre de brevets et de demandes de brevet à l'égard desquels les taxes avaient été acquittées suivant le tarif applicable aux petites entités sont devenus susceptibles de contestation.

Une restriction supplémentaire a été ajoutée dans la décision rendue en appel de l'affaire Dutch Industries. La Cour d'appel fédérale a établi que le statut de petite entité n'était déterminé qu'une seule fois, c'est-à-dire « lorsque le régime de brevets entr[ait] en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet) ». Cette décision a eu pour conséquence qu'une société qui n'était pas une petite entité au moment où la demande de brevet a été déposée, mais qui est devenue une petite entité par la suite, n'avait pas le droit de commencer à verser des paiements réduits, ce qui en a surpris plusieurs. La décision de la Cour d'appel a donc eu pour effet d'ajouter un nouveau groupe de parties touchées négativement par la décision Dutch Industries.

La réponse du Parlement a consisté à ajouter l'article 78.6 à la Loi sur les brevets. Ce nouvel article prévoit essentiellement un cadre visant à reconnaître rétroactivement les paiements complémentaires effectués par le passé. Il permet également le versement de paiements complémentaires additionnels pendant une période limitée. Cet article prévoit que, dans les cas où le paiement des taxes a été fait par erreur suivant le tarif applicable aux petites entités avant l'entrée en vigueur de l'article le 1^er février 2006, un paiement complémentaire effectué avant cette date ou au plus tard douze mois par la suite sera réputé avoir été fait le jour où le paiement initial erroné a été effectué, tout comme si le montant intégral des taxes avait été acquitté au départ.

Comme le 1^er février 2007 sera le dernier jour où il sera possible d'effectuer un tel paiement complémentaire aux termes de cet article et comme un grand nombre de brevets et de demandes de brevet sont susceptibles d'être touchés par ce problème, il faudrait prendre sans tarder des mesures pour identifier les brevets et les demandes de brevet à l'égard desquels des taxes ont été acquittées suivant le tarif applicable aux petites entités, puis établir si des paiements complémentaires sont requis. Ogilvy Renault a entrepris cette démarche depuis quelque temps déjà. L'OPIC a récemment ajouté à son site Web des informations sur les taxes qui ont été payées à l'égard de brevets et de demandes de brevet. Un autre aspect pertinent de cette législation se trouve au paragraphe 78.6(4), qui exonère le gouvernement de toute responsabilité « à l'égard de toutes répercussions - directes ou indirectes - résultant de l'application de cet article ».

Comme l'article 78.6 ne concerne que les paiements erronés effectués avant le 1^er février 2006, il ne porte pas sur les risques découlant du paiement de taxes suivant le tarif applicable aux petites entités après cette date. Dans l'état actuel des choses, la définition de « petite entité » demeure ambiguë, et les conséquences du paiement erroné des taxes demeurent draconiennes. Certains représentants du gouvernement ont indiqué qu'il était projeté de modifier les Règles sur les brevets afin de clarifier la définition de « petite entité », de préciser le moment où la détermination du statut de petite entité doit être faite et de modifier l'incidence d'un paiement erroné des taxes suivant le tarif applicable aux petites entités. On espérait que ces modifications entreraient en vigueur en même temps que l'article 78.6 de la Loi afin d'éviter qu'il y ait une faille dans les mesures correctives. Cependant, l'OPIC indique présentement que ces modifications ne seront pas prêtes pour le 1^er février 2006.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

[1].    C.P. 2005-1871
[2].    [2002] 1 C.F. 325
[3].    [2003] 4 C.F. 67

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