Publication
TITRE
Le marché parallèle : bonne nouvelle pour les distributeurs canadiens
DATE
8 février 2006
EXPERTISE
Le marché parallèle :
Une vraie peste. Importées et revendues sur le territoire canadien en violation des droits du distributeur exclusif canadien, ces marchandises (appelées en anglais « grey goods ») sont authentiques et échappent, de ce fait, aux recours fondés sur les marques de commerce[i]. Combien de distributeurs canadiens ont vu des importateurs ou revendeurs de marchandises d'importation parallèle leur rire au nez? Rira bien qui rira le dernier, et ce sont les distributeurs qui sont en train d'avoir le dernier mot. Depuis la décision de la Cour d'appel fédérale du Canada du 19 décembre dernier[ii], le marché sait à quoi s'en tenir : l'importation parallèle constitue une « violation à une étape ultérieure » du droit d'auteur. En effet, les célèbres tablettes de chocolat TOBLERONEmd et CÔTE D'ORmd ont permis à la deuxième plus haute cour du pays de se prononcer sur ce sujet. Dans cette affaire, Kraft, qui produit des tablettes de chocolat TOBLERONEmd et CÔTE D'ORmd en Europe, a tenté d'empêcher Euro, son ancien distributeur canadien, de distribuer des tablettes de chocolat non autorisées mais authentiques de marque TOBLERONEmd et CÔTE D'ORmd qu'Euro avait importées d'Europe et qu'elle distribuait au Canada dans leur emballage d'origine en y apposant une étiquette pour les rendre conformes à la réglementation canadienne sur l'emballage. (Voir à cet égard notre bulletin de septembre 2004.)
La bonne nouvelle :
La Cour d'appel fédérale a confirmé que la vente d'un produit revêtu d'un logo protégé par droit d'auteur peut constituer une « violation à une étape ultérieure » du droit d'auteur. En effet, outre la production ou la reproduction d'une œuvre protégée par droit d'auteur, la Loi sur le droit d'auteur interdit, à son paragraphe 27(2), l'offre en vente et la vente de telles reproductions. La stratégie employée par Kraft a ainsi porté fruit. Kraft avait fait
enregistrer le droit d'auteur portant sur ses célèbres logos d'un éléphant et d'une montagne, obligeant de ce fait Euro à remballer les tablettes de chocolat ou du moins à masquer les logos apparaissant sur les emballages de celles-ci avant de les vendre sur le marché canadien.
Point à noter :
La Cour d'appel a souligné que le droit d'agir, au Canada, à l'encontre des marchandises du marché parallèle doit être détenu par une personne autre que le fabricant desdites marchandises. Si c'est le fabricant qui détient le droit d'auteur, le plus simple moyen de respecter cette règle est de mettre en place une licence exclusive en faveur d'un tiers, par exemple son distributeur canadien. Cette licence exclusive devrait également faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
L'ombre au tableau :
Il y en a toujours une. Bien que Kraft l'ait emporté sur le fond, le dossier a été retourné au juge de première instance pour une réévaluation des profits de 300 000 $ qu'il avait ordonné à Euro de remettre à Kraft, la preuve à cet effet n'étant pas claire.
Quelles leçons en tirer?
Pour les titulaires de droits : faites enregistrer vos droits d'auteur ou les licences exclusives dont vous bénéficiez à l'égard des dessins figurant sur votre produit ou son emballage. Le coût de cet exercice est minime et l'enregistrement peut s'obtenir en quelques jours seulement. Ces enregistrements devraient être obtenus bien avant que la violation soit constatée, puisqu'ils empêchent le défendeur de tenter de se défendre en faisant valoir qu'il n'avait aucun moyen de soupçonner que le droit d'auteur subsistait. Pour les importateurs : achetez vos marchandises auprès d'une source autorisée à vous fournir celles-ci en vue de la vente sur le territoire canadien, ou, à tout le moins, obtenez auprès de cette source les indemnisations nécessaires pour vous protéger.
La saga Kraft n'est pas tout à fait terminée :
Euro Excellence a jusqu'au 19 février 2006 pour demander la permission à la Cour suprême du Canada d'appeler de cette décision.
[i]. Sauf dans le cas où la composition des produits diffère d'une juridiction à l'autre, comme c'était le cas dans l'affaire H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (Cour fédérale du Canada), le juge Cullen. Heinz commercialisait du ketchup au Canada sous la marque de commerce « Heinz ». Edan a importé au Canada du ketchup sur lequel apparaissait la marque « Heinz », qui avait été apposée par la société mère de Heinz aux États-Unis à l'intention du marché américain et qu'Edan a réétiqueté afin de rendre le ketchup conforme à la législation canadienne. La Cour a décidé qu'Edan avait diminué la valeur de l'achalandage rattaché à la marque canadienne déposée « Heinz »: le ketchup américain de marque « Heinz » vendu par Edan au Canada avait un goût plus sucré que le ketchup vendu par Heinz au Canada.
[ii]. Euro Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2005 CAF 427 (Cour d'appel fédérale), les juges Desjardins, Noël et Pelletier, confirmant Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc., (2004) 33 C.P.R. (4th) 246, 2004 FC 652 (Cour fédérale du Canada), le juge Harrington.
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