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Une décision récente de la Cour d'appel fédérale a remis en question un principe depuis longtemps établi selon lequel un brevet ne peut être considéré comme invalide du simple fait que des assertions inexactes ont été faites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet, du moins en l'absence de fraude. Ce principe repose sur le concept que, lorsqu'un brevet a été délivré, le tribunal ne remet pas en question les démarches entreprises dans le cadre de la poursuite de la demande. Le tribunal a conclu que les décisions à l'appui de ce principe étaient antérieures à l'introduction dans la Loi sur les brevets, en 1996, d'une disposition stipulant qu'une demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à une demande de l'examinateur du brevet.

Une série de décisions judiciaires remontant à 1927 appuient la proposition qu'un brevet n'est pas invalide simplement parce que des assertions inexactes ont été faites dans le cadre de la poursuite de la demande, du moins lorsqu'il n'y a pas de fraude. Les décisions en ce sens commencent par la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co.[1] Saisie d'une allégation soutenant que le brevet redélivré contesté était invalide parce que la demande de redélivrance n'avait pas été accompagnée d'un affidavit, la Cour suprême a déclaré ce qui suit :

[traduction] « Nous sommes convaincu qu'une lacune dans les documents à partir desquels le commissaire prend une décision. ne peut, en l'absence de fraude, ce qui n'a pas été suggéré dans le cas présent, fournir à un présumé contrefacteur un motif de contester un nouveau brevet délivré en vertu de l'article 24 [concernant les brevets rédélivrés]. Il ne s'agit pas d'un « fait ou [d'un] manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet » (Loi sur les brevets, a. 34 [maintenant a. 59]). L'attendu du brevet indiquant que le demandeur, à titre de cessionnaire du brevet Langmuir n^o 196,390, « s'est conformé aux exigences de la Loi sur les brevets » écarte de façon décisive la possibilité pour la demanderesse de faire valoir l'invalidité du brevet en l'absence de fraude. »

Cette décision de la Cour suprême du Canada a été appliquée plusieurs fois. Dans l'affaire Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.[2], la défenderesse a fait valoir que des allégations importantes non conformes à la vérité avaient été faites lors de la poursuite de la demande relative aux brevets contestés, et que les brevets étaient donc invalides aux termes du paragraphe 53(1). La défenderesse a tenté de présenter les dossiers de poursuite de la demande ayant trait au brevet contesté et au brevet américain correspondant dans le cadre de sa preuve. Le tribunal a déclaré ce qui suit :

[traduction] « Aux termes du [paragraphe 53(1)], il serait clairement admissible de démontrer qu'une allégation importante dans la demande de brevet n'était pas conforme à la vérité, mais aucune disposition de la Loi sur les brevets n'indique qu'une allégation non conforme à la vérité, même si elle équivaut à une assertion inexacte, qui est faite dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet auprès du Bureau canadien des brevets a quelque effet que ce soit sur la validité du brevet.

De plus, chacun des brevets contestés contient un attendu indiquant que le demandeur Walter Lee Kauffman II « s'est conformé aux exigences de la Loi sur les brevets ». L'effet de cet attendu dans un brevet a été examiné par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Fada Radio Ltd. v. C.G.E. Co. [citation omise], où le juge Anglin, CCM, lorsqu'il a rendu le jugement du tribunal, a indiqué ce qui suit : « L'attendu du brevet indiquant que le demandeur... « s'est conformé aux exigences de la Loi sur les brevets » écarte de façon décisive la possibilité pour la demanderesse de faire valoir l'invalidité du brevet en l'absence de fraude ».

À mon avis, même si les faits allégués. étaient véridiques, ils n'auraient pas d'effet sur la validité du brevet. Ils ne pourraient pas avoir plus d'effet sur la validité de celui-ci qu'une assertion inexacte au cours d'un débat parlementaire pourrait avoir sur la validité ou le sens d'un édit du Parlement. »

L'argument de Lovell selon lequel un brevet n'est pas invalide en raison de la présence d'assertions inexactes dans la poursuite de la demande a été cité avec approbation par le juge Richard (tel était alors son titre) dans l'affaire Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.[3]

Ce principe de base a toutefois été nuancé dans une décision récente rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Pason Systems Corp. c. Varco Canada Limited[4]. Dans cette affaire, la défenderesse alléguait que le brevet contesté était invalide parce que le représentant du breveté n'avait pas répondu de bonne foi, dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet, à une demande de l'examinateur du brevet demandant des informations sur le dossier d'antériorité relatif à des demandes concernant la même invention aux États-Unis et en Europe. La demanderesse avait demandé que cette allégation soit rayée de la plaidoirie de la défenderesse, requête qui avait été accordée par le juge de première instance. En appel, le tribunal a fait référence, entre autres, aux décisions rendues dans les affaires Lovell et Eli Lilly, mais il a infirmé la décision du juge de première instance et accepté l'allégation d'invalidité fondée sur une assertion inexacte.

Le tribunal d'appel a souligné qu'une défense ne devrait pas être radiée, à moins qu'il ne soit évident qu'elle n'a aucune chance d'être acceptée. Le tribunal a également fait remarquer que les décisions antérieures avaient été rendues avant la promulgation de l'alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets :

« 73.(1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

1. de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire; »

Selon les dispositions transitoires de la Loi sur les brevets, le paragraphe 73(1) s'applique à toutes les demandes déposées depuis le 1^er octobre 1989, mais non aux demandes déposées avant cette date. Il peut donc être possible de contester la validité d'un brevet à l'égard duquel une demande a été présentée depuis le 1^er octobre 1989 en alléguant que le breveté a induit l'examinateur en erreur dans sa réponse à une requête, même en l'absence de fraude.

Le paragraphe 73(1) prévoit également que la demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet : i) de répondre comme il est exigé à un avis l'informant que la demande est incomplète; ii) de payer les taxes périodiques réglementaires; iii) de présenter une requête d'examen réglementaire; ou iv) de payer la taxe de délivrance dans les six mois suivant l'avis d'acceptation. Dans l'affaire Pason, le tribunal a relevé deux décisions récentes où des brevets avaient été considérés comme invalides aux termes du paragraphe 73(1) parce que les taxes réglementaires n'avaient pas été payées pendant la poursuite de la demande : Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)[5] et Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée[6]. Les demandes abandonnées peuvent être rétablies, mais seulement de la manière prévue au paragraphe 73(3). Par exemple, une demande de rétablissement doit être faite et la taxe de rétablissement réglementaire doit être payée, dans les deux cas, dans les douze mois suivant l'abandon de la demande. Après l'écoulement de ce délai, l'abandon est irréversible.

Il convient de noter que le tribunal est parvenu à une conclusion différente dans une autre décision récente de la Cour fédérale. Le 29 mars 2006, soit trois semaines après la décision Pason, M^me le juge Tremblay-Lamer a infirmé une allégation d'invalidité d'un brevet fondée sur le fait que le breveté avait modifié ses revendications dans le cadre de la poursuite afin que la demande couvre des produits concurrentiels : Litebook Company Ltd. v. Apollo Light Systems Inc.[7] Le tribunal s'est fondé sur l'analyse précitée des décisions Lovell et Eli Lilly. Il n'a pas fait mention de l'alinéa 73(1)(a) de la Loi sur les brevets. Il est également à noter qu'un avis d'appel de cette décision a été déposé le 7 avril 2006.

Bien qu'il ne soit pas surprenant pour bon nombre de brevetés d'apprendre qu'ils risquent de perdre les droits conférés par leurs brevets s'ils font des assertions inexactes à l'examinateur dans le cadre de la poursuite de la demande, les parties impliquées dans des différends relatifs à des brevets au Canada devraient garder deux choses à l'esprit : i) la défenderesse dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet peut, et devrait, examiner les échanges avec le Bureau des brevets dans le cadre de la poursuite de la demande (par exemple les déclarations, les paiements de taxes et les réponses aux demandes) afin de déterminer s'il y a des motifs d'alléguer que la demande a été considérée comme abandonnée à un moment quelconque et n'a pas été rétablie comme il se doit et ii) il se peut que ces motifs, même s'ils existent, ne touchent pas la validité des brevets à l'égard desquels une demande a été déposée avant le 1^er octobre 1989, à moins qu'ils n'équivalent à une fraude.

 [1].    [1927] R.C.S. 520 (en anglais seulement).

[2].    (1962), 41 C.P.R. 18 (C. de l'É.) (en anglais seulement).

[3].    (1998), 80 C.P.R. (3d) 80 (C.F. 1^re inst.) (en anglais seulement).

[4].    2006 C.A.F. 100. (en anglais seulement).

[5].    [2003] 4 C.F. 67 (C.A.F.) (en anglais seulement).

[6].    [2005] 4 C.F. 110 (C.F.) (en appel).

[7].    2006 C.F. 399 (en anglais seulement).

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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