Publication
TITRE
La Cour d'appel fédérale maintient le mécanisme de correction en ce qui concerne les revendications erronées du statut de petite entité
DATE
6 juin 2006
EXPERTISE
La Cour d'appel fédérale a déclaré que l'article 78.6 de la Loi sur les brevets, qui est entré en vigueur plus tôt cette année, apporte une solution efficace aux problèmes causés par le paiement de certaines taxes associées aux brevets et aux demandes de brevet en tant que petite entité lorsque le demandeur en question n'était pas, en fait, une petite entité.
Les Règles sur les brevets prévoient deux niveaux de paiement pour certaines taxes reliées aux brevets et aux demandes de brevet : la taxe moindre payable par une « petite entité » et la taxe ordinaire payable par une entité qui n'est pas une petite entité. Dans l'affaire Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (« Dutch Industries »)1, la Cour d'appel fédérale a jugé que le paiement d'une taxe à titre de petite entité par un titulaire de brevet ou par un demandeur qui n'était pas en fait admissible au statut de petite entité équivalait à l'omission de payer la taxe. Lorsque l'erreur n'était pas corrigée dans la période de douze mois prévue dans les Règles sur les brevets, il s'ensuivait l'abandon irrévocable de la demande ou la caducité du brevet. Il a été discuté de ce problème dans notre Information datée du 8 décembre 2005 et intitulée « Entrée en vigueur le 1er février 2006 de mesures visant à traiter les problèmes découlant de revendications antérieures du statut de petite entité ».
Une des parties aux prises avec ce problème était Johnson & Johnson Inc. Après avoir poursuivi Boston Scientific Ltd. et Arterial Vascular Engineering Canada, Inc. ainsi que d'autres pour contrefaçon de brevet, les défendeurs respectifs ont déposé des requêtes en vue d'obtenir un jugement sommaire à l'encontre des trois brevets visés par chacune des poursuites. Les taxes de dépôt pour les trois brevets avaient été payées à titre de petite entité et un paiement complémentaire avait été effectué avant la délivrance de chacun des brevets. Le 30 novembre 2004, seulement trois jours avant le dépôt devant le Parlement du projet de loi ajoutant l'article 78.6 à la Loi sur les brevets, ces requêtes en jugement sommaire ont été accordées2. Johnson & Johnson s'est pourvue en appel.
Le paragraphe 78.6(1) dispose maintenant que si une taxe a été erronément payée à titre de petite entité, et qu'un paiement complémentaire a déjà été fait ou est fait dans le délai prescrit, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement initial erroné. C'est donc comme si le montant intégral de la taxe avait été versé dès le début.
Le 23 mai 2006, la Cour d'appel fédérale a examiné l'article 78.6 et a accueilli les appels des jugements du tribunal inférieur3. Elle a rejeté les requêtes en jugement sommaire. La Cour s'est exprimée ainsi :
[traduction] « Il est extrêmement clair que le Parlement désirait que le paragraphe 78.6(1) pallie les effets de Dutch Industries rétroactivement si un paiement complémentaire est fait conformément aux conditions énoncées au paragraphe 78.6(1).
La présomption selon laquelle une loi n'a pas d'effet rétroactif doit céder devant un énoncé législatif clair. Le paragraphe 78.6(1) établit clairement une date de paiement réputée, avec effet rétroactif, même lorsqu'une poursuite visant le paiement « a été intentée ou tranchée ».
Même si les jugements sommaires ont été octroyés sur le fondement d'une analyse juridique qui était correcte lorsqu'elle a été faite, il ne peut être permis que ces jugements soient maintenus à l'encontre du paragraphe 78.6(1). »
(souligné dans l'arrêt original en anglais)
Par conséquent, les propriétaires de droits de brevets peuvent tenir pour acquis que le mécanisme de correction prévu par la loi en ce qui touche le problème concernant les petites entités relevé dans la décision Dutch Industries peut être invoqué, même si un tribunal a déjà déclaré que le brevet en question était invalide. La Cour a également confirmé que les paiements complémentaires faits dans le passé (antérieurement à la décision Dutch Industries, alors que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») acceptait couramment ce genre de paiements) peuvent être invoqués pour prouver qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 78.6.
La principale restriction énoncée à l'article 78.6 veut que cet article ne s'applique qu'aux paiements erronés qui ont été faits avant le 1er février 2006 et qui ont été complétés au plus tard le 1er février 2007. Cela signifie que l'article 78.6 ne peut être invoqué pour corriger des paiements faits depuis le 1er février 2006, et il ne s'appliquera pas non plus aux paiements complémentaires faits après le 1er février 2007. Afin que ces situations puissent être corrigées, l'OPIC a récemment publié des modifications proposées aux Règles sur les brevets. Ces modifications visent, entre autres, à clarifier la question de savoir qui a le droit de payer une taxe en tant que petite entité et à fournir un mécanisme de correction des revendications erronées du statut de petite entité. Les modifications proposées peuvent être consultées à la page « Consultation et discussion » sur le site Web de l'OPIC.
Une importante restriction énoncée dans les modifications proposées veut que celles-ci n'aient pas d'effet rétroactif. Par conséquent, il y aura une période morte entre le 1er février 2006 et la date d'entrée en vigueur des modifications. Il n'y aura aucun mécanisme de correction des paiements faits à titre de petite entité pendant cette période.
Il est prévu que les modifications entreront en vigueur plus tard cette année, lorsque le processus de consultation sera terminé.
(1) [2003] 4 C.F. 67, 2003 CAF 121
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