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Publication

TITRE

Protection des marques célèbres au Canada

DATE

7 juin 2006

EXPERTISE

Marques de commerce, Propriété intellectuelle

Le 2 juin dernier, la Cour suprême du Canada, la plus haute instance judiciaire du pays, a permis à la marque CLIQUOT, employée en relation avec des boutiques de vêtements pour dames, de coexister avec la célèbre marque de champagne VEUVE CLICQUOT. La Cour a également permis à la marque BARBIE'S & DESSIN d'être enregistrée en liaison avec des services de restauration, nonobstant l'opposition formulée par Mattel Inc., fabricant de la célèbre poupée BARBIE.

La Question :

Au Canada, il est possible d'étendre à la grandeur du pays son droit à l'usage exclusif d'une marque de commerce par le biais d'un enregistrement de marque de commerce, accordé par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Il est toutefois important de noter que ce droit exclusif porte alors sur les marchandises et services en liaison avec lesquels la marque de commerce est enregistrée. Dans le cas d'une marque célèbre, les questions suivantes se posent : la protection accordée à celle-ci peut-elle s'étendre à des marchandises ou services autres que ceux en liaison avec lesquels elle est enregistrée? L'extension d'une telle protection nierait-elle le fondement même du système canadien d'enregistrement de marques, lequel repose sur des marchandises ou services spécifiques? Que faire de ceux qui, peu scrupuleux, cherchent à attirer l'attention du consommateur sur leurs produits ou services en y apposant une marque célèbre?

Le contexte :

En 1998, la Cour d'appel fédérale du Canada[1] a permis l'enregistrement de la marque PINK PANTHER en liaison avec des produits et services de beauté, nonobstant l'objection de la United Artists Corporation, titulaire de la célèbre marque PINK PANTHER, enregistrée en liaison avec des films. En effet, la Cour a déterminé que les services des parties étaient à ce point différents qu'il ne pouvait y avoir de confusion dans l'esprit du consommateur. En d'autre mots : la cliente du salon de beauté PINK PANTHER n'est pas susceptible de croire que les services qu'elle s'y procure proviennent de la United Artists Corporation ou qu'ils ont été approuvés par cette dernière.

LES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME

Dans l'affaire Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée[2], même si elle a reconnu la célébrité de la marque VEUVE CLICQUOT, la Cour suprême a néanmoins rejeté l'action en violation de marque et en dépréciation d'achalandage intentée par le fabricant de champagne à l'encontre d'une chaîne de boutiques de vêtements pour dames. Pour la Cour suprême, le point central de l'affaire a été la différence entre les marchandises des parties : « le champagne de luxe et les vêtements de gamme intermédiaire pour dames sont aussi différents que peuvent l'être le jour et la nuit. »[3]. Résultat : la Cour suprême estime qu'il n'y pas de risque que le consommateur quelque peu pressé établisse un lien entre les deux marques.
Dans l'affaire Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.[4], la Cour suprême ne s'est pas aussi nettement prononcée au sujet de la célébrité de la marque BARBIE (la Cour est même allée jusqu'à proposer que « . l'association de la poupée BARBIE avec la nourriture pourrait être interprétée comme une mise en garde contre la fadeur »)[5]. La Cour suprême a permis que soit enregistrée la marque de commerce BARBIE'S & DESSIN. En effet, la Cour suprême a estimé qu'il n'y avait pas de probabilité qu'un consommateur établisse un lien entre les sources des poupées bien connues et des restaurants moins connus[6].

Ainsi, au Canada, la notoriété d'une marque ne lui fournit pas, à elle seule, une protection absolue. Dans certains cas, la notoriété d'une marque pourra fournir à celle-ci une étendue de protection qui dépasse les marchandises en liaison avec lesquelles elle est connue ou enregistrée, mais d'une manière générale, la notoriété est plutôt un facteur, parmi plusieurs, dont le tribunal peut tenir compte dans l'appréciation de la probabilité de confusion. Néanmoins, ces deux décisions reposent largement sur les faits qui les sous-tendent et plus particulièrement sur les différences considérables, non seulement entre la nature des marchandises et des services des parties, mais également entre les consommateurs potentiels et les créneaux de distribution : boutiques de vêtements pour dames de gamme intermédiaire/champagne haut de gamme, coûteux[7]; restaurants offrant alcools et services de bar, ouverts tard le soir/poupées pour jeunes filles[8]. Qui plus est, aucune preuve de confusion réelle (ou du moins d'une probabilité de confusion) n'a été présentée à la Cour dans ces deux affaires.

POINTS À RETENIR POUR LES TITULAIRES DE MARQUES

Si ces deux décisions apparaissent défavorables à première vue pour les titulaires de grandes marques, il n'en demeure pas moins que la Cour suprême a émis certains commentaires qui pourraient leur être d'un certain réconfort :

La notoriété d'une marque peut transcender une gamme de produits : La Cour a suggéré que certaines marques célèbres, comme Walt Disney, peuvent en fait avoir franchi un écart important entre différentes gammes de produits[9] et que, bien que la gamme de produits peut constituer un obstacle important, la notoriété de la marque célèbre peut passer d'une gamme de produits à une autre[10].
Les marques célèbres n'ont pas toutes le même profil : La Cour suprême a reconnu que certaines marques célèbres peuvent être associées à des produits bien spécifiques et que la protection qui leur est accordée pourrait donc difficilement s'étendre au-delà de ceux-ci. Par exemple : « la publicité du sirop pour la toux Buckley vante son efficacité malgré son mauvais goût, ce qui porte à croire que son image de marque ne serait pas très indiquée pour un restaurant[11] ».
La différence entre les produits et services n'est pas une défense absolue. Des faits différents pourraient donner lieu à des décisions différentes. En effet, la Cour a mentionné qu'il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel et qu'une différence entre les marchandises ou services des parties n'est pas fatale[12]. La Cour a confirmé que, dans le cas où l'emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale[13].
Obligation de protection : La Cour a spécifiquement reconnu l'obligation légale qui incombe au titulaire d'une marque de protéger celle-ci contre le piratage ou contre le risque qu'elle perde son caractère distinctif et, éventuellement, sa protection légale[14].
L'absence de preuve de confusion réelle n'est pas fatale : Si une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence d'une telle preuve dans les cas où les marques ont coexisté, la Cour a néanmoins rappelé qu'elle pourrait conclure qu'il existe une probabilité de confusion même en l'absence d'une telle preuve[15].
Dépréciation de l'achalandage rattaché à une marque de commerce : La Cour suprême a reconnu que ce recours (prévu à l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce) est bien distinct de l'action en violation d'une marque de commerce. En effet, la Cour a précisé qu'il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une confusion dans le cadre du recours en dépréciation d'achalandage[16]. Plutôt, ce recours est fondé sur une preuve de la probabilité de la dépréciation laquelle dépendra, entre autres, du lien effectué par le consommateur entre les deux marques[17]. En d'autres mots : sans lien probable, point de dépréciation d'achalandage.

LES LEÇONS À TIRER

L'importance de la preuve : Dans l'affaire Veuve Clicquot, la Cour a noté spécifiquement qu'aucune preuve n'avait été déposée à l'effet que des consommateurs ordinaires associeraient la marque VEUVE CLICQUOT à des vêtements de gamme intermédiaire pour dames[18]. Sur cette question, la Cour a mentionné qu'il ne suffit pas pour un demandeur d'établir la preuve d'une possibilité de confusion, mais que celui-ci doit plutôt établir une probabilité de confusion.
Comment structurer un sondage : Dans l'affaire Mattel Inc., la Cour suprême a estimé que la question posée aux répondants, à savoir : « Croyez-vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo? » porte sur la question des possibilités et non de la probabilité de confusion[19]. De plus, les personnes qui étaient au courant de l'existence des restaurants BARBIE'S ont été exclues du sondage effectué par Mattel Inc., ce que la Cour n'a pas vu d'un bon œil[20].

LA BATAILLE N'EST PAS FINIE!

Nonobstant les résultats obtenus par Veuve Clicquot Ponsardin et Mattel Inc., ces décisions sont plutôt favorables pour les titulaires de marques célèbres. Les faits très particuliers qui sous-tendent ces décisions laissent subsister la possibilité de résultats différents, comme ce fût le cas dans la décision rendue plus tôt cette année par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Limited et al.[21]. Dans cette affaire, le fabricant des célèbres voitures a réussi à mettre fin à un usage vieux de plus de 20 ans de la marque JAGUAR en liaison avec des articles de maroquinerie (les marques enregistrées de Remo Imports Ltd. comportant le mot JAGUAR ont également été radiées). La clef du succès dans cette affaire : il a été démontré, preuves à l'appui, que les articles de maroquinerie se situaient dans la zone d'expansion naturelle de Jaguar Cars Limited. Un appel de cette décision a été interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale. Le dernier mot n'a donc peut-être pas encore été dit sur la question des marques célèbres au Canada.

[1]. Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. [1998] 3 CF 534 aux para. 50-51 (Cour d'appel fédérale) Isaac J.C., Linden, McDonald JJ.C.A.

[2]. [2006] CSC 23.

[3]. Veuve Clicquot, au paragraphe 31.

[4]. [2006] CSC 22.

[5]. Mattel Inc., au paragraphe 79.

[6]. Mattel Inc., aux paragraphes 6, 83.

[7]. Veuve Clicquot, au paragraphe 24.

[8]. Mattel Inc., aux paragraphes 11, 30.

[9]. Veuve Clicquot, au paragraphe 32.

[10]. Mattel Inc., aux paragraphes 63, 78.

[11]. Veuve Clicquot, au paragraphe 32.

[12]. Mattel Inc., au paragraphe 72.

[13]. Mattel Inc., au paragraphe 63.

[14]. Mattel Inc., au paragraphe 26.

[15]. Mattel Inc., au paragraphe 55.

[16]. Veuve Clicquot, au paragraphe 38.

[17]. Veuve Clicquot, au paragraphe 46, 56-61.

[18]. Veuve Clicquot, au paragraphe 33.

[19]. Mattel Inc., au paragraphe 44.

[20]. Mattel Inc., au paragraphe 48.

[21]. [2006] CF 21.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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