Accueil > Centre de ressources > Publications > Publication

Le 17 octobre 2006, le juge Hughes a rendu des motifs de jugement dans l'affaire Janssen-Ortho Inc. and Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. v. Novopharm Limited[1] (disponible en anglais seulement), une action en contrefaçon de brevet intentée relativement au médicament lévofloxacine. Le juge Hughes a conclu que le brevet canadien n^o 1,304,080 (qui appartient à Daiichi mais pour lequel Janssen-Ortho a obtenu une licence) était valide et contrefait par la lévofloxacine de Novopharm. Cette décision est importante pour plusieurs raisons.

PERDRE LA PROCÉDURE RELATIVE À L'AVIS DE CONFORMITÉ, GAGNER L'ACTION EN CONTREFAÇON

Le succès des demanderesses dans l'action en contrefaçon a été précédé de leur incapacité d'obtenir une ordonnance d'interdiction contre Novopharm dans le cadre d'une procédure intentée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)[2]. Dans le cadre de la procédure relative à l'avis de conformité (« ADC »), le juge Mosley, qui n'entendait pas de témoins, a conclu que les allégations d'évidence de Novopharm étaient « justifiées » et, par conséquent, il a refusé d'accorder une ordonnance d'interdiction. Novopharm a par la suite obtenu un avis de conformité et a commencé à vendre sa lévofloxacine. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel des innovateurs concernant la décision dans le cadre de la procédure relative à l'ADC en raison de son caractère théorique, l'avis de conformité ayant été émis au moment de l'audience[3].

La décision du juge Hughes confirme la notion selon laquelle un titulaire de brevet qui n'a pas eu gain de cause dans une procédure relative à l'ADC peut voir son action en contrefaçon de brevet se rapportant au même brevet couronnée de succès. Elle met en évidence en outre les fardeaux et les normes de preuve qui diffèrent pour une procédure relative à l'ADC et une action en contrefaçon de brevet et réitère le principe souvent cité selon lequel les conclusions dans une procédure relative à l'ADC ne constituent pas une « chose jugée » aux fins d'autres procédures.

UN TEST À DIX FACTEURS POUR ÉTABLIR L'ÉVIDENCE

Dans ses motifs, le juge Hughes établit un « nouveau » test d'évidence dans le cadre duquel il a examiné dix facteurs :

1. Quelle est l'invention telle qu'elle est revendiquée?
2. Qui est la personne versée dans l'art se rapportant au brevet?
3. Quel bloc de connaissances et d'information la personne normale versée dans l'art devrait-elle posséder ou être raisonnablement capable d'acquérir, en date de l'invention alléguée?
4. Quel était le climat dans le domaine se rapportant à l'invention alléguée au moment où celle-ci a été faite?
5. Quelle motivation existait au moment où l'invention alléguée a été faite pour résoudre un problème reconnu?
6. Quels ont été les efforts et le temps qui y ont été consacrés? Les efforts étaient-ils aléatoires ou ciblés?
7. Succès commercial [facteur secondaire].
8. Avantages reconnus ultérieurement [facteur secondaire].
9. Récompenses méritoires [facteur secondaire].
10. Évaluation a posteriori [facteur secondaire potentiellement dangereux].

En appliquant ces facteurs aux éléments de l'affaire, le juge Hugues a déterminé que Novopharm n'avait pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l'invention était évidente et, en conséquence, il a maintenu la validité du brevet.

TÉMOIGNAGE D'EXPERT ET UTILISATION DU JARGON JURIDIQUE

La décision sert également de mise en garde contre l'utilisation de la terminologie juridique dans un témoignage d'expert. Le juge Hughes a fait remarquer que l'utilisation par un expert d'expressions comme « motivé » (motivated) et « vaut la peine d'essayer » (worth a try) a influé négativement sur son évaluation du témoin et sur la valeur accordée à son témoignage.

DISPONIBILITÉ RÉDUITE D'UN REDRESSEMENT ÉQUITABLE

Le juge Hughes a refusé d'accorder un choix relativement à la méthode de comptabilité des profits de la défenderesse parce qu'une partie qui tente d'obtenir un redressement équitable, comme des profits, doit démontrer certains fondements pour l'exercice de l'équité. Le juge Hughes a conclu que les demanderesses n'avaient pas fait une telle démonstration et a indiqué qu'il n'avait aucun motif d'accorder ce redressement. Par contre, dans l'affaire Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.[4], le juge MacKay a conclu qu'une demanderesse qui a gain de cause devrait pouvoir choisir la méthode de comptabilité des profits de la défenderesse, à moins qu'il y ait des raisons de refuser ce choix.

Le juge Hughes a accordé une injonction forçant le retrait du produit de Novopharm du marché, même si la Cour avait permis sa mise en marché dans la procédure relative à l'ADC. Un autre redressement accordé comprenait des dommages-intérêts, les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement, la destruction/la livraison (au choix de la défenderesse) et les dépens.

Les parties ont jusqu'au 17 novembre 2006 pour interjeter appel de la décision.

Kavita Ramamoorthy

[1].    2006 FC 1234.

[2].    Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. et Novopharm Limited et le ministre de la Santé, 2004 C.F. 1631, (2005), 35 C.P.R. (4^e) 353.

[3].    Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. et Novopharm Limitée et le ministre de la Santé, 2005 C.A.F. 6, (2005), 40 C.P.R. (4^e) 1.

[4].    (1992), 40 C.P.R. (3^e) 361 à la p. 369 (C.F.), inf. en partie mais pas sur ce point 60 C.P.R. (3^e) 135 (C.A.F.), autorisation d'appel à la CSC refusée 62 C.P.R. (3^e) vi.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

© Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2006 - Tous droits réservés

 Retour aux résultats de la recherche de publications

Personnes-ressources

Patrick E. Kierans
Toronto
416.216.3904
pkierans@ogilvyrenault.com
Profil

Jason Markwell
Toronto
416.216.2977
jmarkwell@ogilvyrenault.com
Profil

Kavita Ramamoorthy
Toronto
416.216.4097
kramamoorthy@ogilvyrenault.com
Profil

Judith M. Robinson
Montréal
514.847.4608
jrobinson@ogilvyrenault.com
Profil

George R. Locke
Montréal
514.847.4681
glocke@ogilvyrenault.com
Profil

Brian R. Daley
Montréal
514.847.4764
bdaley@ogilvyrenault.com
Profil

Kenneth Sharpe
Ottawa
613.780.8618
ksharpe@ogilvyrenault.com
Profil